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华联超市&华联商贸,傻傻分不清!能不能共存?

2021-09-09

原告(二审上诉人,再审申请人):

华联超市股份有限公司(以下简称华联超市)

被告一(二审被上诉人,再审被申请人):

肥城市华联商贸有限公司(以下简称华联商贸)

被告二(二审被上诉人,再审被申请人):

肥城市华联商贸有限公司春秋古城店(以下简称华联商贸春秋店)


审理法院:

一审法院:山东省泰安市中级人民法院

二审法院:山东省高级人民法院

再审法院:最高人民法院


案号:

一审案号:(2019)鲁09民初92号

二审案号:(2020)鲁民终208号

再审案号:(2021)最高法民再3号


案由:

侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷


裁判结果:

一审判决:

驳回原告华联超市的诉讼请求。

二审判决:

驳回上诉,维持原判。

再审判决:

一、撤销山东省高级人民法院(2020)鲁民终208号民事判决;

二、撤销山东省泰安市中级人民法院(2019)鲁09民初92号民事判决;

三、华联商贸、华联商贸春秋店自本判决生效之日立即停止使用“华联”“华联超市”等侵害华联超市注册商标专用权的标识;

四、华联商贸、华联商贸春秋店自本判决生效之日立即停止在企业名称中使用“华联”字样;

五、自本判决生效之日起十日内,华联商贸赔偿华联超市经济损失3万元,华联商贸春秋店赔偿华联超市经济损失2万元,华联商贸春秋店的财产不足以承担的部分,由华联商贸承担;

六、驳回华联超市的其他诉讼请求。


韬安荐案语


本案围绕被告华联商贸、华联商贸春秋店是否存在商标在先使用权的争议而展开。再审程序中,法院依法做出改判的关键在于原告华联超市补充了大量证据证明其与前身各主体之间存在着紧密的承继关系,现华联超市使用“华联”字号的时间应追溯至其前身成立之时。


这启示商标使用人若未申请注册商标,必须要留存自己在先使用的证据,并且在诉讼中积极举证。在先使用的证据包括在先使用的时间证据、商标或者字号持续使用的证据以及知名度证据等。在诉讼中相关证据形成证据链条,证明自己享有在先权利。


焦点关注


商标制度始终关注的是商标通过实际的商业使用所产生的对于特定商业来源的识别和区分功能,以及因此而积聚的商业信誉。[1]在经过长期使用后,商标在其所代表的商品或服务上留下了深深的烙印、与其所牵系的企业商誉变得不可分割。


不同于实施“使用取得制度”的国家,我国的商标法曾被认为采取的是一种“近乎绝对的商标取得确权模式”[2],这种模式的出现与时代背景有关。随着市场经济的发展,这种模式的弊端彻底暴露——未注册商标未能得到有效保护,商标领域恶意抢注、囤积的现象层出不穷。因此,我国第三次商标法的修改引入了商标先用权抗辩以平衡在先使用人与商标注册人之间的利益,实现对商标基本功能和商标权基本理念的回归。


司法实践中,法院需要严格把握商标先用权的适用条件,使天平不向任何一方倾斜。


案件回放


(一)当事人诉辩


原告华联超市起诉称,“华联超市”是其注册商标,也是其公司名称的简称。二被告在门头使用了原告的“华联超市”文字商标,在网络支付账单、购物小票上使用了“华联超市”商标,侵害了原告“华联超市”注册商标专用权。并且被告的行为必然导致大众产生其与原告存在特定关系的误认或混淆,构成不正当竞争行为。


被告华联商贸、华联商贸春秋店答辩称,华联商贸春秋店是华联商贸开设的分支机构,二被告所使用的“华联”字样是华联商贸在肥城市工商行政管理机关依法登记注册的企业字号,而“超市”字样是所有商铺、商店等流通行业的行业通用名词。华联商贸早在2000年3月8日就正式登记注册成立,被告的注册登记时间早于原告2011年3月14日的商标注册申请时间,相对于原告商标来讲,华联商贸具备在先权利。原告没有在肥城市开设华联超市。原告既没有较高的知名度,也不具备“驰名商标”或“著名商标”的影响力,不会使消费者或大众造成字号上的误认或混淆。


(二)事实经过


原告华联超市于2006年8月17日成立,经营范围包括日用百货、工艺美术品、五金交电、文教用品等。原告华联超市的历史沿革是:1992年11月11日,上海时装(集团)公司成立。上海华联超市公司成立于1992年5月,上海时装(集团)公司改制后受让上海华联超市公司股权,并更名为“华联超市股份有限公司”,工商行政机关向其核发的《企业法人营业执照》显示,其成立日期为1992年11月11日,后经多次变迁主体变更为现华联公司。2011年3月14日,华联超市注册第5345627号“华联超市”文字及字母图形商标。2012年2月14日,华联超市注册第5825607号“华联超市”文字及字母图形商标。在以上两个商标注册证上明确标注:“超市”及“SUPERMARKET”放弃专用权。


被告华联商贸成立于2000年3月8日,经营范围为:卷烟、普通货运、日用百货、体育用品等。2015年11月27日,华联商贸注册了第14638268号“桃都华联”文字及三色图形商标。被告华联商贸春秋店是成立于2016年4月1日的有限责任公司,系华联商贸的分公司。经查明,华联商贸、华联商贸春秋店在其企业字号和经营场所使用“华联”标识,在门头使用了 “华联超市”标识,在网络支付账单、购物小票上使用了“华联超市”标识。华联商贸自核准成立以来,未在肥城市区域以外营业。


(三)裁判要旨


本院再审认为,本案争议焦点有三:


1.关于华联商贸对“华联”字号及“华联超市”标识是否享有在先使用权的问题。


根据本案查明事实,现华联超市与其前身各主体之间存在着紧密的承继关系,现华联超市使用“华联”字号的时间应追溯至其前身成立之时。华联超市从成立时起,在上海及多个地区进行了大量经营,在全国范围内开设诸多门店,其“华联超市”品牌获得了大量荣誉,经过长期经营,“华联”“华联超市”与华联超市及其前身已经形成对应关系,并具有较高知名度。对于上述事实,相关法院在先生效判决已经作出相应认定。华联商贸晚于华联超市前身及其关联企业的成立时间,故其关于对“华联”字号享有在先使用权的主张不能成立。


此外,华联商贸主张其在先使用“华联超市”标识,经审查,华联商贸所提交的证据与“华联超市”并无直接关联,无法证明华联商贸在先使用了“华联超市”标识,并具有一定影响。因此,华联商贸关于其对“华联超市”享有在先使用权的主张不能成立。


2.关于华联商贸春秋店使用“华联”“华联超市”标识的行为是否构成商标法第五十九条第三款规定的“在原使用范围内继续使用该商标”的问题。


华联商贸在涉案商标申请注册之后开设华联商贸春秋店作为分支机构,并在该分支机构的经营中使用“华联”“华联超市”标识,不属于商标法第五十九条第三款规定的“在原使用范围内继续使用该商标”的情形。


3.关于华联商贸、华联商贸春秋店是否构成对华联超市商标专用权的侵害及不正当竞争、应否承担法律责任的问题。


华联商贸、华联商贸春秋店在其门店招牌及网络支付账单、购物小票上使用“华联”“华联超市”字样,能够起到识别商品或服务来源的作用,且上述标识与涉案商标的主要文字识别部分相同或近似;二者使用“华联”字样进行经营,该文字与华联超市的字号“华联”完全一致。由于华联商贸、华联商贸春秋店与华联超市从事的经营服务相同或类似,故华联商贸、华联商贸春秋店的行为容易造成相关公众误认为其提供的服务来源于华联超市或与华联超市存在特定联系,构成对涉案商标权的侵害及不正当竞争。



理论荟萃


与本案再审结果密切相关的法律条文是现行《商标法》第五十九条第三款,该款设立的目的是“保护已经在市场上具有一定影响但未注册的商标使用人的权益”[3]。也就是说,为了平衡商标在先使用人与商标注册人之间的利益,弥补商标注册制度的缺陷,我国的商标制度有条件地承认在先使用商标和在后注册商标的共存。先用权抗辩直接对抗商标专用权,故在适用时需谨慎。


目前,多数国家和地区都不再单纯采取单一的商标权取得制度。英美法系国家在早期的商标保护中多数以使用为前提(即使用取得制度),后来在法律中增加了商标注册相关内容,比如美国兰哈姆法、英国商标法、加拿大商标法等。[4]。在以注册为前提的国家和地区(即注册取得制度),比如日本和我国台湾地区,规定了商标先用权用以弥补商标注册制度的缺陷。制度上的互相融合,是因为使用取得制度更满足保护商标的本质——只有正在实际使用中才能发挥来源识别的作用并积累商誉;注册取得制度采取的公示制度更符合现代社会追求的经济与效率价值——便于贸易的开展与纠纷的解决。


尽管对该款规定,学者们、法官们使用了“先使用权”“商标先用权”“商标在先使用权”等不同称呼,但对于在先商标的继续使用的性质是一种抗辩权而非请求权已经得到了充分论证。[5]在本期荐案中,由于被告华联商贸、华联商贸春秋店并未提交有效证据证明其先于华联超市使用标识,故法院未对商标先用权的适用条件进行进一步展开,反而是从华联超市“具有在先使用的客观事实”和“在先使用的商标具有一定影响”两个维度反向证明华联商贸、华联商贸春秋店不具有商标先用权。


理论界和实务界对于商标先用权的适用条件这一问题存在多种看法。


三要件说主张商标先用权的适用条件有三个。学者张鹏在其文章中提出,“在先使用行为应早于注册商标的申请日”“在先使用人应当出于善意”“在先使用的标识经过持续性商标使用产生了一定影响”[6]是商标先用权的适用条件。浙江省嘉兴市中级人民法院[7]将“在先使用行为应早于注册商标的申请日”“在先使用的标识经过使用产生了一定影响”“在原有范围内使用相关标识”作为商标先用权的三个适用条件。上海市浦东新区人民法院以“被告具有在先使用的客观事实”“被告使用的商标标识与原告的注册商标相同或近似,所涉商品与原告注册商标核定使用的商品相同或类似”“在先使用的商标有一定影响”[8]作为判断商标先用权是否成立的关键。


支持四要件说的法院,最具代表性的是北京知识产权法院[9],其以“在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为”“使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为”“使用的商标应具有一定影响”“在原有范围内的使用行为”四个方面为商标先用权的适用条件。在适用第二个要件时应将在先使用人的善意作为重要考量因素。佟姝法官在其文章中也主张四要件,分别是“在先使用的事实”“在先使用的对象是相同或类似商品上的相同或者近似商标”“在先使用的未注册商标具有一定的知名度”“在先使用人仅在原有范围内使用”,其强调“先使用行为应出于善意”“必要条件下附加适当区别标识”是商标先用权抗辩适用的限制。[10]


山东省高级人民法院在一案件的审判中采用了五个构成要件,具体来说,是“在先使用发生在商标注册人申请商标注册之前”“在先使用的商标必须与他人申请注册商标构成相同或者近似”“注册商标核定使用的商品与他人在先商标所使用的商品是相同或者类似的”。[11]


在个别要件的判断标准上,司法实践中积累了许多宝贵的经验可供参考,比如:


在审查“在先使用的事实”方面,根据《商标法》第四十八条与《提供商标使用证据的相关说明》,有法官总结,当事人提交商标使用证据,在形式上可以表现为商品、交易文书、传统或网络宣传媒介等;以上证据应能体现出商业标识和使用时间;应系公开的商业领域使用证据;应系真实的商业使用,不能仅有许可合同,也不能是象征性使用;不能仅提交销售合同或商品等孤证。此外,当事人还应避免提交单方制作的证据,如交易双方自行印制的订单、发货单等单据,以上证据因无法证明交易是否真实发生,证明力非常有限,均需与合同、发票、付款凭证等证据相互配合才能证明商标的使用情况。[12]


在判断“原有范围”时,多数学者认为应该对其进行严格解释,应为“原善意、有效使用并产生一定影响的范围”,并应与《反不正当竞争法》进行统一与衔接。北京知识产权法院认为,“原有范围”的要求应结合该条款的立法目的、商标本身的特性以及经营活动的特点等因素综合分析,在判断要素上包括“商标”“使用的商品或服务”“使用行为”与“使用主体”。[13]


在判断“有一定影响”方面,学理上对“有一定影响”的讨论集中于《商标法》中,作为阻却商标注册事由的先使用商标应该比在先使用抗辩中的先使用商标在影响程度和范围上要强。[14]重庆市第一中级人民法院提出了几个判断因素,分别是:“相关公众的知晓情况”“使用的持续时间和地理范围”“对该商标的任何宣传工作的时间、方式、程度、地理范围”“其他使该商标产生一定影响的因素”[15]上海浦东新区人民法院认为,关于认定“有一定影响”时应考虑的因素,应根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条第二款的规定,在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的,人民法院可以认定为有一定影响。虽然该款系针对商标授权确权行政案件中关于《商标法》第三十二条“有一定影响”的认定,但同一法律中使用相同法律术语的,其含义应相同。[16]


类案索引


案例1:2015年中国法院十大知识产权案件:北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校等侵害商标权纠纷案[17]


北京知识产权法院认为,依据《商标法》第五十九条第三款的规定,先用抗辩的适用需要符合如下要件:他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为;该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为;该在先使用的商标应具有一定影响;被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。在具体判断上:


第一,被上诉人在涉案商标“申请日”之前是否存在在先使用行为。本案中,涉案商标的申请日为2001年10月18日,但被上诉人启航考试学校在该日期前已经组织编写并出版了多本考研图书。此外,启航考试学校自2000年3月起在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道,并列有多种启航考研辅导材料。上述在先使用行为主要包括两种形式,一是在公开出版的图书上使用“启航考研”字样,一是在公开媒体上发布“启航考研”的招生信息。上述证据证明,在涉案商标申请日之前,被上诉人启航考试学校在考研等教育服务上存在在先使用“启航”商标的行为。


第二,被上诉人的在先使用商标是否达到“一定影响”。被上诉人启航考试学校自2000年3月起即在《中国青年报》上连续刊登考研招生宣传报道,并列有多种启航考研辅导材料。上述证据足以证明被上诉人启航考试学校的“启航”商标的使用在涉案商标申请日之前已具有一定规模,“启航”商标在考研服务上已实质上产生了识别作用,符合《商标法》第五十九条第三款规定的“一定影响”要件。


第三,被上诉人在先使用“启航”商标的时间是否早于上诉人使用涉案商标的时间。上诉人提交的全部证据中均未显示涉案商标“启航学校Qihang\nSchool”,而仅仅显示有“启航英语”等字样,且涉及“启航英语”的证据中所显示的使用主体名称与涉案商标注册人亦并不一致,因此,现有证据无法看出涉案商标注册人存在在先使用涉案商标的行为。即便针对涉案商标的在先使用事实确实存在,但上诉人证据中所显示的使用范围主要限于贵州地域内,涉案商标注册人亦位于贵阳市,而被上诉人启航考试学校的注册地及经营地点则主要位于北京地区,两地相距较远。在上诉人无证据证明存在其他事实足以使被上诉人启航考试学校知晓涉案商标的情况下,仅仅依据其在先使用的事实无法得出被上诉人启航考试学校知晓涉案商标在先使用的结论,不能证明被上诉人启航考试学校使用“启航”商标存在过错,相应地,亦不能仅基于此而认定被上诉人启航考试学校的先用抗辩不能成立。


第四,被上诉人在经营活动中对于“启航考研”的使用是否符合“原有范围”的要求。在使用服务方面,由被诉侵权证据中显示内容可以看出,被上诉人启航考试学校的“启航考研”系使用在考研等教育培训上,该服务内容与被上诉人启航考试学校在先使用的服务内容并无不同。至于其使用的“启航”商标,亦与被上诉人启航考试学校在先使用的商标并无不同,故该行为中所涉及的商标及服务仍在原有范围内。就使用规模而言,上诉人未就被上诉人启航考试学校的使用规模提出任何主张,另外,原有范围亦不受在先使用规模的限制,故被上诉人启航考试学校在经营活动中对于“启航考研”的后续使用行为无论是否超出在先使用时的规模,均属于原有范围内。就使用主体而言,本案涉及到被上诉人启航考试学校及启航公司两个主体的使用行为。对于被上诉人启航考试学校的行为,因其自身在经营活动中对于“启航考研”商标的使用,无论是使用的商标及服务类别还是规模,均处于原有范围之内,故被上诉人启航考试学校的上述行为符合《商标法》第五十九条第三款的规定。对于被上诉人启航公司的行为,因在其网站宣传等经营活动中对于“启航考研”的使用均仅是为被上诉人启航考试学校提供宣传推广的行为,其网站中所显示内容亦均指向被上诉人启航考试学校,因此,被上诉人启航公司并未单独使用“启航”等商标提供考研等教育服务,其与被上诉人启航考试学校之间的关系并非商标法意义上的许可人与被许可人之间的关系。被上诉人启航公司的行为是否构成侵权,取决于被上诉人启航考试学校的先用抗辩是否成立。在本院已认定被上诉人启航考试学校的先用抗辩成立的情况下,虽然被上诉人启航公司的成立时间晚于涉案商标申请日,但其使用“启航考研”进行宣传等的行为同样不构成侵权。


综上,被上诉人启航考试学校、启航公司在经营活动中使用“启航考研”的行为均符合《商标法》第五十九条第三款的适用要件,未构成对注册商标专用权的侵犯。上诉人关于该行为不符合《商标法》第五十九条第三款的主张不能成立,本院不予支持。


案例2:上海法院2019年知识产权司法保护十大案件:拓野科技有限公司与恩倍科微公司(AMBIQ MICRO, INC.)、富士通电子元器件(上海)有限公司侵害商标权纠纷案[18]


上海市浦东新区人民法院认为,本案的争议焦点主要在于被告恩倍科微公司的商标先用权抗辩是否成立。《商标法》第五十九条第三款规定,商标先用权抗辩成立的条件在于:(1)被控行为系在同一种商品或者类似商品上使用与原告注册商标相同或者近似的商标;(2)被告具有使用在先的客观事实。(3)被告在先使用的商标有一定影响。


首先,恩倍科微公司在同一种商品上使用了与原告注册商标近似的商标。恩倍科微公司在集成电路、芯片等产品及宣传中使用了 “Ambiq”“AmbiqMicro”标识,上述产品与原告的涉案“Ambitmicro”注册商标核定使用的计算机硬件、芯片(集成电路)、半导体器件属相同商品;恩倍科微公司使用的标识与原告的“Ambitmicro”商标相比,其中的“AmbiqMicro”与原告商标仅一个字母的区别,从外观上看极为近似,容易使相关公众产生混淆,构成近似商标。


其次,恩倍科微公司使用被诉侵权标识的时间先于原告申请注册“Ambitmicro”商标之日。商标先用权抗辩中的在先使用,应是在中国市场的使用。2014年1月开始,恩倍科微公司通过经销商在中国销售被诉侵权产品,而原告于2015年12月31日申请注册“Ambitmicro”商标,故恩倍科微公司使用被诉侵权标识的行为先于原告申请注册“Ambitmicro”商标之日。


最后,恩倍科微公司在先使用的被诉侵权标识在2015年12月31日前已在中国市场具有一定影响。根据查明的事实,从销售时间、区域来看,恩倍科微公司自2014年1月开始在中国市场通过数个经销商销售被诉侵权产品,至原告申请注册“Ambitmicro”商标时,已持续使用两年,销售的地域范围涵盖多个省级行政区。从销售量来看,现有证据证明,仅深圳擎鼎公司一个销售商在短短四个月内进口被诉侵权产品的金额即达35万美元,其余数个经销商与恩倍科微公司之间亦存在关于被诉侵权产品的交易。可见,在原告申请注册涉案商标前,被诉侵权产品在中国已经有一定的销售规模。从宣传及报道情况来看,恩倍科微公司通过其公司官网、经销商网站及相应论坛对该品牌进行宣传,在业内期刊及网络平台均有一定的媒体报道量。


综上,恩倍科微公司的商标先用权抗辩成立,原告对两被告的指控不成立,本院不予支持。






注:

[1] 佟姝:《商标先用权抗辩制度若干问题研究——以最高人民法院公布的部分典型案例为研究范本》,载《法律适用》2019年第9期。

[2] 彭学龙:《寻求注册与使用在商标确权中的合理平衡》,载《法学评论》2010年第3期。

[3] 参见郎胜:《中华人民共和国商标法释义》,法律出版社2013年版,第113页。

[4] 参见王迁:《知识产权法教程》(第六版),中国人民大学出版社2019年版,第409页~第410页。

[5] 参见李扬:《商标在先使用抗辩研究》,载《知识产权》2016年第10期。杜颖:《商标先使用权解读——<商标法>第59条第3款的理解与适用》,载《中外法学》2014年第5期。

[6] 张鹏:《<商标法>第59条第3款“在先商标的继续使用抗辩”评注》,载《知识产权》2019年第9期。

[7] 浙江省嘉兴市中级人民法院(2017)浙04民初91号民事判决书。

[8] 上海市浦东新区人民法院(2018)沪0115民初46794号民事判决书。

[9] 北京知识产权法院(2015)京知民终588号民事判决书。

[10] 同尾注[1]。

[11] 山东省高级人民法院(2016)鲁民终2304号民事判决书。

[12] 参见金民珍,叶菊芬:《商标先用权抗辩的适用条件》,载《人民司法》2020年第14期。在拓野公司与恩倍科微公司、富士通公司侵害商标权纠纷案中,被告恩倍科微公司通过经销商在中国销售商品,整个交易链条较长,涉及的主体较多,要求其完整提交某批次商品在每个交易环节的全部交易材料存在一定难度。因此法官认为被告虽然未提交商品交易会环节的每个材料,但其提交的证据能够形成证据链,可证明其产品在中国市场销售的事实,从外,被告早已在美国使用并注册商标,也在我国香港、澳门、台湾地区申请注册该商标,可见其在扩张市场时积极使用商标的意愿。

[13] 同尾注[9]。

[14] 同尾注[6]。

[15] 重庆市第一中级人民法院(2017)渝01民终462号民事判决书。

[16] 同尾注[7]。

[17] 同尾注[9]。

[18] 同尾注[8]。






撰稿:袁雅婧丨

编辑:李小旭丨



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