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商标撤销程序中商品通用名称的认定

2021-10-14

原告(被上诉人): 

北京慧能泰丰信息资讯有限责任公司分公司(简称慧能泰丰公司)

被告(上诉人):

国家知识产权局

第三人(上诉人):

瑞昶贸易股份有限公司(简称瑞昶公司)

审理法院:

一审法院:北京知识产权法院

二审法院:北京市高级人民法院

案号:

一审案号:(2018)京73行初3240号

二审案号:(2020)京行终2540号

审结时间:

2021年5月14日

案由:

商标权撤销复审行政纠纷

裁判结果:

一审判决:

一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第18995号关于第9199914号“摩卡MOCCA及图”商标撤销复审决定;

二、被告国家知识产权局就原告北“摩卡MOCCA及图”商标提出的撤销复审申请重新作出决定。

二审判决:

驳回上诉,维持原判。


韬安荐案语


本案涉及商品通用名称认定。


商标作为企业经营中重要的无形资产,一旦被认定退化为商品通用名称,将会对商标权人及其企业经营产生重大的不利影响。因此,掌握司法实践中会从哪些层面考虑诉争商标是否属于商品通用名称,对于防止商标显著性退化有一定的启示意义。


焦点关注


本案中,法院关注的焦点问题有:1.关于《中华人民共和国商标法》(简称商标法)第49条第2款中“成为核定使用商品的通用名称”的判断标准以及诉争商标是否成为其核定使用的咖啡类商品的通用名称。对此问题,法院从时间标准、地域标准、程度标准和整体判断原则入手,对诉争商标是否成为其核定使用的咖啡类商品的通用名称进行分析。2.注册商标因成为其核定使用商品的通用名称而被撤销是否仅考虑商标权利人自身原因造成的通用化,是否以商标权利人在这一过程中存在主观过错为前提。对此问题,法院在考察立法目的、立法部门编写的法律释义、社会成本三个层面综合论证商标通用化不以商标权人在通用化的过程中存在主观过错为前提。


在认定通用名称的时间标准、地域标准以及主体标准上,司法实践中的裁判标准因案件性质不同,而有所区别。以时间标准为例,本案系商标撤销复审案件,应审查注册商标因使用而退化为通用名称的情形,此类案件,法院应当以争议发生之日作为判定的时间点,而针对商标授权确权阶段对商标是否属于通用名称应否予以注册进行审查时,则应当按照《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第10条第4款规定的“以商标申请日时的事实状态为准”。这些问题需要特别予以区别和重视。


案件回放


(一)当事人诉辩


原告慧能泰丰公司诉称:诉争商标由中文“摩卡”及英文“MOCCA”组成,英文“MOCCA”因拼写和识读方式会被相关公众识别为“摩卡”的音译,故诉争商标的显著识别部分为“摩卡”。“摩卡”系一种花式咖啡,由意大利浓缩咖啡、巧克力酱、鲜奶油和牛奶混合而成,在制作方法、工艺、原料等方面有独特的要求,属于一个特定种类咖啡的通用名称。除咖啡类商品外,“摩卡”指定使用在“可可制品、巧克力酱、茶饮料、糖”等非咖啡类商品上,会被当作对商品原料的描述,表示相关商品具有与摩卡咖啡相同或相近的口味,亦缺乏显著特征。因此,诉争商标核定使用在“咖啡、可可制品、巧克力酱、茶饮料、糖”等全部商品上缺乏显著特征,不能发挥商标所具有的区分商品来源的功能。根据2013年8月30日修正的商标法第49条第2款的规定,诉争商标应予以撤销。综上,请求法院撤销被诉决定,并判令被告重新作出决定。



被告国家知识产权局辩称:坚持被诉决定的意见。被诉决定认定事实清楚,适用法律正确,作出程序合法,原告的诉讼请求和理由不能成立,请求法院驳回原告的诉讼请求。


第三人瑞昶公司述称:诉争商标由第三人独创组合设计而成,其中“MOCCA”为第三人臆造词汇,诉争商标并非其核定使用的咖啡商品的通用名称。与此同时,诉争商标经第三人长期宣传和大量使用已具有较强的显著性和较高的知名度,构成驰名商标,并与第三人形成了稳定的一一对应关系,具有清晰的指示商品来源的作用。因此,诉争商标的注册和使用未违反商标法第49条第2款的规定。请求法院驳回原告的诉讼请求。


(二)事实经过


        诉争商标系第9199914号“摩卡MOCCA及图”商标1634867163691097989.png,由瑞昶公司于2011年3月11日向原国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)提出注册申请,并于2012年5月21日被核准注册,核定使用在第30类“咖啡、可可制品、咖啡调味香料(调味品)、加奶咖啡饮料、含牛奶的巧克力饮料、做咖啡代用品的植物制剂、巧克力酱、茶饮料、糖”商品上。


       2015年9月30日,慧能泰丰公司依据商标法第49条的规定,以诉争商标已成为核定商品上的通用名称为由,向商标局提出撤销申请。商标局经审理后于2017年1月6日作出商标撤通字[2017]第Y000001 号决定,认定慧能泰丰公司提交的证据不足以证明诉争商标在注册之后演变成为“咖啡”等商品的通用名称,与商标法第49条规定的成为其核定使用的商品的通用名称之情形不符。慧能泰丰公司的撤销理由不能成立,诉争商标不予撤销。


慧能泰丰公司不服上述决定,于2017年2月24日向商标评审委员会(简称商评委)申请复审。商评委认为,慧能泰丰公司提交的证据不足以证明诉争商标在注册之后演变成为核定使用商品领域的通用名称。另根据瑞昶公司提交的证据可以证明,诉争商标核准注册之后,经瑞昶公司长期广泛宣传和规范使用,获得了较高的知名度和影响力,可以使一般公众将其与瑞昶公司所提供的咖啡等商品联系起来,并未演变为该商品领域的通用名称。为制止他人对“摩卡MOCCA”“摩卡咖啡”的不当使用行为,瑞昶公司积极采取措施维护商标权利及其与诉争商标在核定商品上形成的对应关系。综上,慧能泰丰公司所提撤销理由不能成立,诉争商标予以维持。


慧能泰丰公司对此决定不服,向法院提起诉讼,请求法院撤销被诉决定,并判令被告重新作出决定。


(三)裁判要旨


一审法院认为:


一、关于商标法第49条第2款中“成为核定使用商品的通用名称”的判断标准以及诉争商标是否成为其核定使用的咖啡类商品的通用名称


(1)时间标准


审查判断诉争商标是否成为商标法第49条第2款中的通用名称,一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准,行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化的,以审查及审理时的事实状态判断其是否成为通用名称。原因在于:首先,因依据商标法第49条第2款申请撤销注册商标的理由是该注册商标已经成为所核定使用商品的通用名称,故撤销申请人有义务在提出撤销申请之时举证证明该理由成立。其次,注册商标通用化的过程可能是逐渐演变、不断发展变化的,如果审查或审理过程中产生的证据能够进一步说明注册商标通用化的趋势和事实,而不予考虑,则当事人只能依据该事实另行提出撤销申请。如此一方面程序上不经济,另一方面对其他经营者亦不公平。


(2)地域标准、程度标准和整体判断标准


若相关商品的生产经营及消费活动地域特征明显,如由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,一般在相关地域范围内考察某一标志是否构成通用名称。反之,若相关商品的生产经营及消费活动地域特征不明显,则一般应在全国范围内考察某一标志是否成为通用名称。比如咖啡属于地域特征不明显的商品,应当在全国范围内予以考量。


根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第10的规定,诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,应当认定其属于通用名称。对于商标法第49条第2款所述的“成为核定使用商品的通用名称”来说,一般较少发生在法定商品名称的场合,而是常见于约定俗成的商品名称。如果相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品,则应当认定其构成约定俗成的通用名称。这里所称的相关公众,包括商品的消费者和相关生产经营者。所谓“相关公众普遍认为”,考察的是相关公众认知的普遍性,而非绝对性。


判断诉争商标是否成为核定使用商品的通用名称,应当遵循整体判断原则。如果诉争商标因为包含其他显著部分而在整体上能够发挥识别商品来源的作用,则不应因其同时包含核定使用商品的通用名称,而予以撤销。反之,如果诉争商标中除核定使用商品的通用名称外,还包含其他部分,但该其他部分的加入并不能使得诉争商标整体上具备显著特征,则应予撤销。


(3)诉争商标是否成为其核定使用的咖啡类商品的通用名称


从诉争商标标志本身来看。诉争商标由中文“摩卡”及英文“MOCCA”组成,其中汉字部分的两点及英文部分的“O”由咖啡豆图案代替。在案证据表明,“摩卡”并非由第三人独创或臆造的词汇,其有指代位于也门红海岸边的一个港口城市等含义。追溯其历史渊源和文化背景,早在十六到十七世纪,摩卡曾是全世界最大的咖啡贸易中心。由此可知,在诉争商标申请日之前,“摩卡”或“MOCHA”即与咖啡商品存在特定关联。


从消费者的认知情况来看。原告提交的证据反映出消费者普遍认为摩卡是一种特定口味的咖啡,而非一个咖啡品牌。


从同业经营者的使用情况来看。原告提交的证据反映出多个连锁咖啡店和即溶咖啡品牌均推出摩卡口味咖啡。多个咖啡行业协会网站中关于“摩卡”的介绍文章亦反映了当下咖啡行业经营者的普遍认知和经营情况。以上证据表明,“摩卡”已经广泛被其他同业经营者作为商品名称使用。


从第三方的介绍和报道来看。相关书籍、报纸期刊、网络媒体中有大量关于“摩卡”“摩卡咖啡”的介绍文章,时间跨度从早于诉争商标申请日二十多年的1990年到原告提出撤销申请之时的2015年,其中大都介绍到“摩卡”是一种咖啡口味或一个咖啡品种。媒体的介绍和报道一方面是对消费者认知状况和同行业者经营状况的反映,另一方面会进一步推动和强化社会公众的认知。


从词典的收录情况来看。原告提交的出版日期早于和晚于诉争商标申请日的传统词典以及网络词典中关于“mocha”的释义均提到“摩卡”“摩卡咖啡”是一种咖啡饮品。


第三人主张诉争商标经过其长期使用具有较高知名度,已与其形成一一对应关系,并未成为咖啡商品的通用名称。然而,第三人并未提交直接证据证明诉争商标的使用情况和使用规模,无法证明诉争商标已与第三人建立唯一对应关系。


综合以上情况,一审法院认为,现有证据能够证明,至迟在被告审查和本院审理本案之时,包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“摩卡”指代的是一类咖啡商品,且上述认知并不限于特定地域,而是全国范围内的普遍现象,“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称。


诉争商标由中文“摩卡”及英文“MOCCA”组成,其中汉字部分的两点及英文部分的“O”咖啡豆图案代替。虽然“摩卡”的对应英文多呈“MOCHA”,但亦有部分词典将“MOCHA”对应于“摩卡”。同时,考虑到“MOCCA”与“MOCHA”的发音和字母构成均十分相近,根据中国相关公众的一般认知水平,易将“MOCCA”识别为“摩卡”的音译。而诉争商标中的咖啡豆图案使用在咖啡类商品上,并未增加诉争商标的识别性。故诉争商标作为一个整体使用在“咖啡、咖啡调味香料(调味品)、加奶咖啡饮料、做咖啡代用品的植物制剂”等咖啡类商品上,已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用,应当予以撤销。



二、注册商标因成为其核定使用商品的通用名称而被撤销是否仅考虑商标权利人自身原因造成的通用化,是否以商标权利人在这一过程中存在主观过错为前提


注册商标通用化的过程往往伴随着商标权利人的不规范使用行为或者其他经营者未经许可的使用行为。如果商标权利人自身将注册商标作为商品名称使用,因使用规模较大从而产生注册商标通用化的后果,此种情形下,由其承担注册商标被撤销的法律后果并无争议。如果商标权利人自身积极适当使用注册商标,但由于其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因,最终产生注册商标通用化的后果,此种情形下,应否由商标权利人承担注册商标被撤销的法律后果,有一定争议。


特别是,某些情形中,商标权利人并未放任其他主体将其注册商标作为商品名称使用,而是积极采取适当措施予以制止,商标权利人不存在主观过错,但客观上未能阻止注册商标被通用化的,应否承担注册商标被撤销的法律后果,亦有争议。


一审法院认为,首先,商标法之所以规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销,根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能,消费者认牌购物的基本需求无法得到保障,其他经营者自由使用公共标志的正当权利可能受到阻碍,而非出于对商标权利人未能有效维护注册商标的惩罚。其次,从立法部门编写的法律释义来看,全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编写的《中华人民共和国商标法释义》中关于第49条第2款的释义提到“在具有显著特征的商标获得注册后,出于商标所有人的广告宣传不当,其对商标管理不善、保护不力,或者出于其他竞争者或者社会公众方面的原因,有可能导致该注册商标逐渐失去显著特征,成为该类商品的通用名称。对于这类注册商标,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销。”前述释义将商标所有人自身使用不当、保护不力与其他竞争者和社会公众的原因并列,即并未排除单独出于其他竞争者和社会公众的原因而造成的注册商标通用化,而后一种情形下,商标权利人一般不存在主观过错。


另外,如果注册商标已经成为核定商品的通用名称,但因系其他经营者和社会公众的原因而造成,或者因商标权利人无过错而继续维持商标权有效,则难免增加社会成本。一是增加消费者的搜索和辨识成本,二是增加其他经营者的表达成本、沟通成本和维权成本,三是增加公权力机关处理纠纷的成本。而上述成本的投入所换来的,更多只是注册商标在形式上的有效。


因此,对于注册商标因通用化而失权这一制度设计来说,不仅仅考虑商标权利人自身原因造成的通用化,不以商标权利人在通用化的过程中存在主观过错为前提,更为合理。


三、关于商标法第49条第2款中因成为通用名称而应予撤销的商品范围以及诉争商标是否应在其核定使用的全部商品上予以撤销


诉争商标核定使用的商品为咖啡、可可制品、巧克力酱、茶饮料、糖等,原告主张诉争商标已成为咖啡类商品的通用名称,而“可可制品、含牛奶的巧克力饮料、巧克力酱、茶饮料、糖”等其余商品与咖啡类商品同属非酒精类饮品或系相关配料,二者在功能、用途、原料、销售场所、消费对象上高度重合。消费者在“含牛奶的巧克力饮料、茶饮料”等商品上看到诉争商标,显然无法将其作为商标识别。故在诉争商标已成为咖啡类商品上的通用名称的情况下,其使用在“可可制品、含牛奶的巧克力饮料、巧克力酱、茶饮料、糖”商品上亦缺乏显著特征,应同时予以撤销。


一审法院认为,商标法第49条第2款中因成为通用名称而予以撤销的商品一般仅限于通用名称所指向的商品,而不包括类似商品。原因在于,商标法第49条第2款的文义本身是清晰的,即对申请注册或核准注册之时具备显著特征但由于核准注册之后的情势变迁而成为商品通用名称、不再具备显著特征的商标予以撤销。该款有关撤销通用名称注册商标的规定本就是在商标权利人的个体利益与广大消费者及其他经营者的集体利益之间的权衡取舍,在法律条文字面意思清晰的情况下,不宜突破和扩大解释。对于确已变化为所核定商品的主要原料、功能用途等特征的词汇,根据商标法第59条的规定,他人有正当使用的权利。虽然正当使用抗辩有一定的适用成本,但至少其他经营者有免责的法律依据,基本权益能够得到保障。


本案中,虽然“可可制品、含牛奶的巧克力饮料、巧克力酱、茶饮料、糖”与咖啡类商品在功能、用途、销售场所、消费对象上趋同或有一定相关性,且摩卡口味咖啡在制作中一般会加入可可粉加工而成的巧克力,但并无证据显示“摩卡”属于“可可制品、含牛奶的巧克力饮料、巧克力酱、茶饮料、糖”商品的主要原料或已成为描述前述商品特征的词汇,诉争商标注册使用在前述商品上,难以认定缺乏显著特征。并且,即便诉争商标注册使用在前述商品上,由于可能造成相关公众对商品原料的联想而识别功能较弱,如上所述,此种情形适用商标法第49条第2款予以撤销,亦缺乏法律依据。


二审法院认为原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。


理论荟萃


通用名称即商品或服务规范化的称谓[1]。《商标法》第11条第1款第1项规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志,不得作为商标注册。通用名称之所以不得作为商标注册,是因为其“通用性”无法实现商标区分商品或服务来源的基本功能。如果允许通用名称作为商标注册,意味着公共资源被某一主体所垄断,这会对其他同业经营者的正常生产经营活动造成极大影响[2]。通用名称包括法定的通用名称和约定诉称的通用名称。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(法释〔2020〕19号,2020年12月29日公布,以下简称《授权确权规定》)第10条第1款规定,诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的,人民法院应当认定其属于商标法第11条第1款第1项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。


针对法定的通用名称,一般情况下,如果当事人能够证明涉案标志已为法律所规定或者为国家标准、行业标准所记载,法院则可以认定该标志构成法定的通用名称。但是例外情况下,如果该商品名称经过长期使用,已经与商品提供者建立了一一对应关系,使相关公众看到该商品名称时,就会联系到该商品提供者,则该商品名称已经具有指示商品来源的意义,不构成通用名称[3]。


针对约定俗成的通用名称,《授权确权规定》第10条第1款和第2款中规定,被专业工具书、辞典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。但是,司法实践中对于约定俗成的通用名称的认定常常出现争议。主要问题如下:


(1)商品通用名称认定中时间范围的界定


《授权确权规定》第10条第4款规定:“人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的,以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。”也就是说,在商标授权确权类案件中,法院认定通用名称的时间标准为:以商标申请日为准,核准注册时有变化的,以商标核准注册时为准。司法实践中,在商标的授权审查程序中,审查商标是否具有显著性应予注册时,应按照该时间进行认定[4]。与此相关的商标驳回、驳回复审、异议、异议复审及商标无效宣告,均属此种情况。在此种情况下,如果申请注册的商标属于通用名称,则自始不应成为注册商标。但是,本案系审查判断诉争商标是否成为商标法第49条第2款中的通用名称,即针对已注册商标在使用过程中因各种原因淡化成为本商品的通用名称从而丧失显著性的情况,这类案件可能由行政机关主动审查,也可能由公众提出申请,则一般应以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准,行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化的,以审查及审理时的事实状态判断其是否成为通用名称,其导致的结果是注册商标从撤销之日无效。在原国家工商行政管理总局发布的《商标审查及审理标准》(2017年1月4日发布,现行有效)的“撤销注册商标案件审理标准”中规定:“判断注册商标成为其核定使用商品的通用名称的时间点,一般应以提出撤销申请时的事实状态为准,案件审理时的事实状态可以作为参考”。


(2)商品通用名称认定中地域范围的界定


《授权确权规定》第10条第2款规定:“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。”由此可知,对于通用名称地域范围的认定原则上以全国范围内的相关公众认知为准,但对于有地域性特点的商品,则应当以特定区域范围作为认定标准。


司法实践中以全国范围内相关公众的认知为标准的典型案件是“稻花香案”。该案中法院认为,被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区,而是销往全国各地,在福州米厂的所在地福建省福州市的超市内就有被诉侵权产品销售。在这种情况下,被诉侵权产品相关市场并非较为固定在五常市地域范围内,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称[5]。而以特定区域范围内的相关公众的认知为标准的典型案件是“鲁锦案”。该案中法院认为,“鲁锦”标识在被上诉人鲁锦公司进行商标注册前,就已经是山东地区民间手工纺织品的一种通用名称,且“鲁锦”制造技艺已经被认定为非物质文化遗产,故“鲁锦”属于具有地域性特点的棉纺织品通用名称,其时指鲁西南地区民间织锦,其在鲁西南地区已有上千年的历史,应当由该地区的经营者共同享有。在该案中,法院以特定地区及相关人群为标准,而不应以全国为标准,判定“鲁锦”属于具有地域性特征的商品通用名称[6]。


(3)商品通用名称认定中相关公众的界定


《授权确权规定》将认定商品通用名称的主体界定为“相关公众”。对于“相关公众”的认定,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2020〕19号,2020年12月29日公布)第8条规定,“商标法上的相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务营销有密切关系的其他经营者”。此规定将“相关公众”分为两类,即相关消费者和其他经营者,但二者在相关市场或者交易中的地位是完全不同的:对于消费者而言,由于信息不对称,消费者选购商品多依赖交易习惯或者商品宣传,消费者需要凭借商标选定某一商品,因此商标是商品信息的最重要载体,甚至是许多消费者选购商品的唯一识别标准[7];而对于其他经营者而言,他们长期在相关领域从业,他们需要详细了解商品的具体信息,因此并不像普通消费者那样更多借助商标来区分商品[8]。尽管通用名称的形成离不开经营者的使用行为,且在具体案件中当事人也会通过经营者的普遍使用来证明涉案商标已经构成通用名称[9],但是正如前文所说,最终只有相关消费者才是受商品标识显著性影响的根本主体,在认定约定诉称的通用名称时,主要应从相关消费者的认知出发。此处的相关,可以理解为以某产品或者服务为核心,依与该产品或服务的联系紧密程度而限定的有特定身份或者特定消费习惯的人,包括售前、售中和售后过程中的消费者、潜在消费者、使用者或者操作者,也可以理解为是某商品或服务的主要售卖对象、经常或可能购买者、经常或可能接触者[10]。


要防止商标退化为通用名称,商标权人应当加强对商标使用情况的管理,如果在市场上出现了同行业生产者、经营者大规模使用相同或相近似的商标,应当及时维权,并在经营过程中强化对自身商品和商标的关联的宣传。


类案索引


案例1:隆昌县木星食品厂与广西老来瘦六堡茶有限公司等商标权撤销复审行政纠纷案[11]


北京市高级人民法院认为:


注册商标通用化,是指已经注册的商标成为其核定使用商品或服务的通用名称。商标通用化是一个动态过程,既可能在注册之初已是商品或服务的通用名称,也可能是在后来使用过程中逐步蜕变为通用名称。因此,在商标权撤销复审案件中,认定注册商标是否已通用化,一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断,评审时的事实状态作为参考。商标通用化涉及显著性的嗣后消灭,对其证明要求与显著特征的证明要求应当保持一致。当事人可以提交字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该商标标志等证据予以证明。注册商标因通用化被撤销后的效力自被认定为通用化后,其专用权终止。


本案中,老来瘦公司提交的2017年1月1日实施的中华人民共和国国家标准GB/T32719.4-2016《黑茶第4部分:六堡茶》可证明“六堡茶”已成为相关国家标准确定的通用名称。同时结合老来瘦公司提交的《苍梧县志》《广西通志稿》《梧州市志》《茶业通讯》《中茶窖藏六堡茶图谱》、中共梧州市委员会、梧州市人民政府的相关文件,广西壮族自治区地方标准批准发布公告2014年第16号(总第95号)、中国茶叶网刊登的2016年中国茶叶区域公用品牌价值评估报告、百度搜索结果和企业信用信息系统检索结果等证据,足以证明在老来瘦公司提出撤销申请时,诉争商标“六堡”已成为其核定使用的第30类“茶”商品上的通用名称。因此,诉争商标的注册违反了2013年商标法第49条第2款的规定。原审判决及被诉裁定对此认定正确,本院予以维持。木星食品厂的相关上诉理由均缺乏事实和法律依据,本院不予支持。


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案例2:重庆市磁器口陈麻花食品有限公司等与国家知识产权局商标权无效宣告行政纠纷案[12]


北京市高级人民法院认为:


本案中,根据互旺公司提交的证据,能够证明诉争商标在申请日之前已经将“陈麻花”作为商品名称使用的证据主要为:1.百度百科中有关“麻花”“磁器口古镇”和“陈麻花”的介绍,其中有提到“陈麻花是重庆市知名的特色传统小吃,清朝末年,古镇陈麻花凭借其独特的口味从此在巴渝大地流传开来”,但上述网页中已写明“百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费”,且陈麻花公司提交反证证明在2013年5月10日的百度百科中,对于“陈麻花”的介绍并无“清朝末年”一词,在简介中仅提到“瓷器口麻花指重庆市瓷器口所产麻花……”;2.2012年12月18日《重庆商报》的报道,该文章标题为“重庆瓷器口一条街上12家陈麻花,哪家才是正宗”。该文章报道的内容无详细考据,且陈麻花公司陈述文章中所提到的12家陈麻花店铺,其中7家系陈麻花公司的店铺;3.互旺公司在商标评审阶段提交的几份国家机关及部分出具的检验报告、食品抽检通知书、食品抽样购置费用告知书、检验报告等,重庆市食品工业协会、重庆瓷器口古镇管理委员会的说明函,以及证据1-6、11、13、15等证据,拟证明多家经营主体在使用“陈麻花”,上述证据可能会使得部分相关公众认为“陈麻花”系一类商品的名称。但陈麻花公司已提交证据证明其法定代表人陈昌银已于2000年开始使用“古镇陈麻花”作为店铺招牌;陈麻花公司前身重庆市磁器口陈麻花经营部于2003年成立,已在企业字号中使用“陈麻花”;2004年陈麻花公司已在磁器口正街上使用“陈麻花”作为店铺招牌;在诉争商标申请日之前,陈麻花公司及其前身已于2003年申请注册“古镇陈麻”,2007年申请注册“古镇陈麻花”。同时,陈麻花公司提交大量证据证明从2003年开始,该公司法定代表人及公司对“陈麻花”进行了媒体报道和广告宣传;从2004年开始“古镇陈麻花”“陈昌银麻花”“陈麻花”获得过多项荣誉。


综合考虑上述证据,北京高级人民法院认为互旺公司提交的证据不足以证明“陈麻花”系规范化的商品名称,不足以证明“陈麻花”在诉争商标核准注册时成为通用名称。诉争商标“磁器口陈麻花”中“磁器口”系标示本案“麻花”商品来源所在地重庆市磁器口,故诉争商标“磁器口陈麻花”的申请注册未违反商标法第11条第1款第1项的规定。





注:
       [1] 参见陈曦:《商标显著性判断中通用名称的认定》,载《中华商标》2019年第8期,第38页。

[2] 同上注。

[3] 参见漳州片仔癀药业股份有限公司、国家知识产权局商标不予注册复审行政纠纷案,最高人民法院(2019)最高法行申2811号再审审查与审判监督行政裁定书。

[4] 参见扎赉特旗罕玉秋实种业有限公司等与国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷案,北京高级人民法院(2021)京行终998号二审行政判决书;驻马店市卫华食品有限公司、龙亭区吉祥百文副食烟酒批零店侵害商标权纠纷案,河南省高级人民法院(2020)豫知民终343号二审民事判决书;苏州市椰梦维纤维制品科技有限公司与昆山吉美川纤维科技有限公司侵害商标权纠纷案,江苏省高级人民法院(2018)苏民终941号二审民事判决书。

[5] 福州米厂诉五常市金福泰农业股份有限公司等侵害注册商标专用权纠纷案,最高人民法院(2016)最高法民再374号再审民事判决书。

[6] 山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案,最高人民法院指导案例46号。

[7] 同注5,第44页。

[8] 同上注。

[9] 同注1,第40页。

[10] 参见黄晖:《商标法》,法律出版社2016年第2版,第143页;转引自施青云:《商品通用名称的司法认定——以“相关公众”认知为视角》,载《中华商标》2021年第5期,第44页。

[11] 北京市高级人民法院(2020)京行终5043号二审行政判决书。

[12] 北京市高级人民法院(2019)京行终9864号二审行政判决书。


撰稿:赵柯澜丨

编辑:李小旭丨



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