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【韬安荐案】从迪奥香水瓶案看三维标志商标的显著性

2022-05-12

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韬安荐案语


本案是2020年最高人民法院发布的第二十二批指导性案例之一。本案判决强化了对行政程序正当性的要求,保护了国际商标申请人的合法权益,也引发了对三维标志商标及其显著性判断的思考。


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核心要旨


三维标志商标,也称立体商标,是具有长、宽、高形态的标志,区别于普通平面商标。我国《商标法》在2001年的第二次修改中就明确将三维标志纳入保护范围,现行《商标法》第八条规定,“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”


将三维标志注册为商标的难度高于二维标志。一般而言,在审查三维标志能否注册为商标时,需要考虑其合法性、显著性和非功能性。行政机关在审查过程中的重点,是判断三维标志的显著性。

2021年11月16日,为进一步规范商标审查审理程序,保障商标审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致,国家知识产权局发布了最新修订的《商标审查审理指南》。《商标审查审理指南》规定:三维标志商标显著特征审查与平面商标一样,需综合考虑商标本身构成形式、指定的商品或者服务、相关公众的认知习惯、所属行业的实际使用情况等因素。此外,还应考虑三维标志商标的构成元素、视觉效果、使用方式等特殊因素。

在判断三维标志显著性问题上,很多商标申请人容易陷入误区:认为三维标志在经过广泛宣传、大量使用后,就可以像二维标志一样获得商标注册。但其实,很多三维标志在去除其本身具备的二维标志后,并不必然能发挥商品来源的识别作用,从而不能注册为立体商标。

原告(二审上诉人、再审申请人):克里斯蒂昂迪奥尔香料公司(简称迪奥尔公司)

被告(二审被上诉人、再审被申请人):国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)

案由:商标申请驳回复审行政纠纷

审理法院:最高人民法院

裁判结果
一审判决:
驳回迪奥尔公司的诉讼请求。
二审判决:
驳回上诉,维持原判。
再审判决:

 1.撤销北京市高级人民法院(2017)京行终744号行政判决;

 2.撤销北京知识产权法院(2016)京73行初3047号行政判决;

 3.撤销商标评审委员会商评字[2016]第13584号关于国际注册第G1221382号图 形商标驳回复审决定书;

 4.判令商标评审委员会对国际注册第G1221382号商标重新作出复审决定。


一审法院:北京知识产权法院,(2016)京73行初3047号行政判决书;二审法院:北京市高级人民法院,(2017)京行终744号行政判决书;再审法院:最高人民法院,(2018)最高法行再26号行政判决书。



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申请商标(图片来源于网络)



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司法裁判


再审法院最高人民法院认为,本案再审阶段的争议焦点集中在两个方面:一是第13584号决定是否违反法定程序;二是申请商标是否具备显著性


最高人民法院认为,迪奥尔公司已经根据国际条约,完成了申请商标的国际注册程序,以及商标法实施条例第十三条规定的声明与说明义务,应当属于申请手续基本齐备的情形。在申请材料仅欠缺商标法实施条例规定的部分视图等形式要件的情况下,商标行政机关应当秉承积极履行国际公约义务的精神,给予申请人合理补正机会。在欠缺当事人请求与事实依据的情况下,迳行将申请商标类型变更为普通商标并作出不利于迪奥尔公司的审查结论,商标评审委员会对此未予纠正的作法,均缺乏事实与法律依据。

因此,商标局针对申请商标作出的驳回决定所依据的事实基础明显有误,一审、二审法院对第13584号决定予以维持的作法不当,本院一并予以纠正。至于申请商标是否具备显著特征,商标局、商标评审委员会应该在重新审查认定中考虑申请商标的显著性与经过使用取得的显著性、审查标准一致性的原则。

                     
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理论荟萃


在公开数据库中检索“三维标志显著性的判断”问题,可以发现不少案件都经过了行政机关和司法机关的多次审理,其主要原因可能还是在于对立体商标显著性的理解存在较大差异。虽然在本案中,最高人民法院并没有对“迪奥真我香水瓶”是否具有显著性作出评判,但在判决中,法院仍然给出了相关“指引”:商标局、商标评审委员会应该在重新审查认定中考虑申请商标的显著性与经过使用取得的显著性。该“指引”的思路与著名的“雀巢方形瓶立体商标案”是一致的。可见,在判断三维标志能否注册为商标时,关键在于判断该三维标志是否具有显著性,以及是否经过使用取得了显著性。

在判断三维标志是否具有显著性这一问题上,最高人民法院在《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第七条中指出,“人民法院审查诉争商标是否具有显著特征,应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识,判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素,但不影响其整体具有显著特征的;或者描述性标志以独特方式加以表现,相关公众能够以其识别商品来源的,应当认定其具有显著特征。”有学者对中国的司法实践进行考察后发现,法院正在建立三维标识显著性的新规则:不再依据商品形状或包装形状的独创性来认定三维标识的显著性,而且否认两者之间存在联系;二是认为此类商标不能被相关公众作为识别商品来源的标识来认知②。
冯术杰:《论立体商标的显著性认定》,载《法学》2014年第6期。

在三维标志“固有显著性”和“获得显著性”的判断上,学者们也提出了自己的学术观点。有学者认为,针对三维标志“固有显著性”的判断,主要分为两个层次:一是结合相关公众的认知情况,二是结合该三维标志所使用的行业③。
王迁:《知识产权法教程》(第七版),2021年,中国人民大学出版社,第510页。

也有法官认为,非传统类型商标整体上不具有固有显著性,但非传统类型商标可以通过使用获得显著性
芮松艳:《论司法审判中如何认定商标显著性——兼评<关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定>第8、9、11条》,载《法律适用》2019年第17期。

在“获得显著性”的判断上,可以从三维标志的使用方式、使用范围以及实际效果几个方面进行分析。譬如,将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传,展览以及其他商业活动中时,是否采取了突出使用的方式。而在使用范围上,可以通过销售情况、广告推广情况等实际佐证商标使用的时间范围和地域范围。要证明商标使用的实际效果,可以参考欧盟对获得显著性认定的证据要求,提交市场份额情况、民意调查和行业协会声明等。

从行政机关的角度来看,《商标审查审理指南》中对三维标志商标显著性的判断规则进一步明确,并指出商品自身的三维形状、商品包装或容器的三维形状不具有作为商标的显著特征,即使经过设计,具有独特的视觉效果,也不能依据其独特性当然认为其具有作为商标的显著特征,只有经过长期或者广泛使用起到了区分商品来源作用的,才可以取得显著特征。对不具备固有显著特征的三维标志商标经过长期或广泛使用取得显著特征的,增设了审查意见书程序要求。总之,申请者所提供的一切证据只是为了佐证其申请注册行为的合理性、合法性,行政机关自身需要秉持商标注册的公示公信理念进行判断。

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案件扩展速览


案例一:北京市法院2013年度知识产权十大创新性案例:开平味事达调味品有限公司(简称味事达公司)与商标评审委员会、雀巢公司商标争议纠纷案(即雀巢方形瓶立体商标案)⑤
本案涉及国际注册第G640537号三维标志商标(简称争议商标,雀巢方形瓶立体商标),核定使用在第30类“食用调味品”商品上,指定颜色为棕色,黄色,该案焦点问题为争议商标是否具有显著性。法院认为,“方形瓶”不具有足够强的“固有显著性”,也没有充分证据证明“方形瓶”通过使用“获得显著性”

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争议商标(图片来源于网络)


一审法院北京市第一中级人民法院认为,在固有显著性的判断上,应以相关公众的认知为标准。通常而言,对商品或服务特点(如质量、功能、包装、颜色等)进行直接描述的标志,因其会使相关公众将其认知为商品或服务的相关特点,无法起到区分商品或服务来源的作用,故属于不具有固有显著性的情形

获得显著性的判断上,北京市第一中级人民法院认为,如果使用者可以证明全国范围的相关公众对使用在特定商品或服务上的某一标志已广为知晓,且能够将其与使用者之间建立起了唯一对应关系,则可以认定该标志在这一商品或服务上具有获得显著性。本案中,同行业经营者的使用情况使得相关公众对争议商标的固有含义具有更强程度的认知,且提交的证据不足以证明三维标志具有很高知名度。

二审法院北京市高级人民法院认为,虽然涉案三维标志经过了一定的设计,有区别于常见瓶型的特点,但相关公众容易将其作为商品容器加以识别,该三维标志本身无法起到区分商品来源的作用。判断获得显著性时,应当由商标申请注册人举证证明,并考察整个市场上其他经营者的实际使用情况。并且,商标的注册和保护具有地域性,对相关商标标志使用行为还需根据申请注册的国家或地区加以具体分析。在其他国家和地区的使用行为,并不能成为其在中国大陆地区作为商标注册的当然理由。
一审法院:北京市第一中级人民法院,(2012)一中知行初字第269号行政判决书;二审法院:北京市高级人民法院,(2012)高行终字第1750号行政判决书。

案例二:万宝龙-辛普洛有限公司(简称万宝龙公司)与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案⑥
本案涉及国际注册第G1160457号“MONTBLANC MEISTERSTUCK”商标,指定使用于国际分类第16类的书写用具,尤其是自来水钢笔、水性圆珠笔、圆珠笔、文件标识笔、钢笔商品上。该案焦点问题为该商标是否具有显著性。法院认为,此“笔”不具有“固有显著性”,也没有充分证据证明其通过使用“获得显著性”


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申请商标(图片来源于网络)


北京市高级人民法院认为,即使申请商标在笔身图案的设计上具有一定特点,但作为整体指定使用在自来水钢笔、水性圆珠笔等商品上,根据一般消费者的识别能力,易将其作为笔类商品的通用形状进行识别,难以起到区分商品来源的作用。万宝龙公司的“星形图”“MONTBLANC”“MEISTERSTUCK”商标已经获准注册的情况,并不能当然导致本案申请商标具有显著特征。

在申请商标标志本身缺乏显著特征的情形下,应当结合相关证据判断该标志是否属于通过实际使用取得显著特征并便于识别的情形。本案中,万宝龙公司提交的证据不足以证明在申请商标作为三维标志商标的情况下,相关公众能够在该商标指定使用的自来水钢笔、水性圆珠笔等商品上将其作为标示商品来源的标志进行识别从而获得显著特征。因此,万宝龙公司关于申请商标设计独特、具有较强显著性的上诉理由不能成立。
京市高级人民法院,(2017)京行终734号行政判决书。


荐案人:薛   然
撰稿人:袁雅婧