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【韬安荐案】使用他人IP 创作NFT艺术品存在侵权风险

2023-03-16



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韬安荐案语


随着NFT热潮席卷全球,众多时尚品牌纷纷涌向虚拟领域,艺术家们创作热情也空前高涨,一时间涌现出诸多备受瞩目的作品。但与NFT艺术品息息相关的知识产权法律领域,依据不清、界限不明的问题也随之显现。2023年2月8日,法国奢侈品牌爱马仕 (Hermès)赢得了针对洛杉矶数字艺术家梅森·罗斯柴尔德 ( Mason Rothschild ) 的诉讼,法院认定梅森·罗斯柴尔德出售的“MetaBirkins” NFT 侵犯了爱马仕“Birkin”的商标权。这是首次有品牌针对在元宇宙中不当使用商标的行为采取法律措施的案例,此案件再次引发了有关NFT是商业产品还是艺术表现形式的激烈争论。作为NFT知识产权商标领域问题的开山案例,该案在NFT涉知识产权理论和实践问题的研究中具有里程碑意义。


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核心要旨


结合本期荐案中美国纽约南区地方法院的裁判观点来看,目前可以得出如下倾向性意见:


根据法院文件,Rogers测试①可以适用于本案(The Court concludes that the Rogers test applies, at least in part, to the trademark infringement analysis of Rothschild's uses of "MetaBirkins.")②。如果原告可以证明以下内容,则艺术作品就不应受到美国宪法第一修正案③的保护:(1)在NFT作品中使用的商标与基础作品没有“艺术上的相关性”,或者(2)该商标会使公众对其基础作品内容的来源产生“明确误导”。


据此,艺术家创作并出售与品牌标识所指向商品的NFT项目有可能侵犯商标权,若NFT项目没有足够的艺术表达,而是牵连过多的商业利益,那么该NFT项目将更倾向于被认为是商业产品而不是艺术创作。

①  Rogers测试来源于著名的Rogers v. Grimaldi案,875 F.2d 994 (2d Cir. 1989),著名艺术家Ginger Rogers起诉Alberto Grimaldi和 MGM 制作发行的电影《Ginger and Fred》侵权,在电影中,歌舞表演者的表演模仿了Fred Astaire和Ginger Rogers组合。Ginger Rogers声称该影片侵犯了她在《兰哈姆法案》中的商标权、形象权,并且是一种“虚构的”诽谤。法院裁定Grimaldi不承担责任。法院认为,“总而言之,我们认为,《兰哈姆法案》第43(a)条不禁止在艺术作品的标题中使用名人的名字,只要标题没有明确表示作者、赞助或名人背书,或在内容上有明确的误导。”此后,Rogers测试被多个法院引用,采用该测试的推理来保护创造性表达作品中商标的使用。

 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 50 Filed 05/18/22

 美国宪法第一修正案于 1791年被正式批准。该条修正案确立了在民主政府的自由社会里所必需的四项基本自由:宗教信仰和宗教活动自由、言论自由、出版自由以及和平集会和请愿自由权。在本案中,主要是指美国宪法对表达自由的保护。

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案件梳理

原告:HERMÈS INTERNATIONAL and HERMÈS OF PARIS, INC.(爱马仕)

被告:MASON ROTHSCHILD(梅森·罗斯柴尔德)


法院判决:


法院作出了有利于原告的判决,“MetaBirkins”被判决认定侵犯爱马仕的“Birkin”商标权,并需向爱马仕支付133,000 美元的赔偿金,其中包括 110,000美元的商标侵权和商标淡化赔偿,以及23,000美元的域名抢注法定赔偿。陪审团认定梅森·罗斯柴尔德违反商标法,并从爱马仕的商誉中获利,据陪审团意见,“MetaBirkins”项目没有表现出足够的“艺术上的相关性”,不能受到美国宪法第一修正案的保护④。

④ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 144 Filed 02/08/23


主要案情:


“Birkin”是法国奢侈品品牌爱马仕于1984年推出的一款手提包。作为爱马仕最出名的标志性产品之一,自上市以来,一直因其高知名度和昂贵价格而备受瞩目,并逐渐演化为一种奢侈品文化的象征。爱马仕拥有“Birkin”的商标权,该商标已在美国商标和专利局注册,注册号为2991927;同时,爱马仕拥有“Birkin”手提包设计的商业外观权,该设计业已在美国商标和专利局注册,注册号为3936105。除美国外,爱马仕也在全球范围内注册了 “Birkin”文字商标和商业外观,以识别其标志性手提包⑤。

⑤ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1 Filed 01/14/22


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爱马仕Birkin 来源:爱马仕官网


2021年5月,美国洛杉矶艺术家梅森·罗斯柴尔德与艾瑞·拉美雷斯(Eric Ramirez)合力打造了一个名为“Baby Birkin”的NFT作品。这件作品吸引了大量关注,并在 Basic.Space 平台上以 23,500 美元的价格拍卖售出,随后又以47,000美元的价格转售⑥。

⑥ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1 Filed 01/14/22




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(Baby Birkin 来源:网络)



2021年12月,梅森·罗斯柴尔德在迈阿密巴塞尔艺术展上发布了他的100个数字手提包系列,取名为“MetaBirkins”,此项目是“Baby Birkin”项目的延伸。这款NFT项目被配以人造皮草,再以不同构思的彩色图案装饰。梅森·罗斯柴尔德称自己是在向爱马仕的经典“Birkin”致敬,同时推广“零动物皮草奢侈品理念”,呼吁时尚产业加速启用替代性的材料⑦


⑦ 参见《E南洋》:爱马仕/NFT“维权之争” 谁胜谁负?,2021年12月28日




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(MetaBirkins 来源:MetaBirkins社交媒体官方账户)


“MetaBirkins”推出后不久,爱马仕即向梅森·罗斯柴尔德发送了停止侵权函件,要求梅森·罗斯柴尔德和NFT市场OpenSea停止侵犯爱马仕的知识产权。


对此,OpenSea很快将”MetaBirkins”下架,但梅森·罗斯柴尔德拒绝停止销售NFT,坚持认为自己的作品属于艺术范畴,并另寻平台继续发售⑧。


⑧ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1 Filed 01/14/22



此外,梅森·罗斯柴尔德于2021年11月7日首次注册了 METABIRKINS 网站域名,该域名的URL由完整的“Birkin”文字和通用前缀“Meta”(指“metaverse”)组成。


2022年1月14日,爱马仕对梅森·罗斯柴尔德正式提起商标诉讼,指控其商标侵权、商标淡化和域名抢注等行为。爱马仕认为梅森·罗斯柴尔德以“MetaBirkins”为名销售NFT,该组NFT与爱马仕“Birkin”的名称及商业外形都有明显关联。梅森·罗斯柴尔德“窃取了爱马仕著名知识产权中的商誉,以创造和销售其个人的系列产品”。该行为“侵犯了爱马仕著名的‘Birkin’商标权”,包括“Birkin”名称以及商业外观,梅森·罗斯柴尔德是“一个试图通过盗用该品牌来快速致富的数字投机者”。另外,梅森·罗斯柴尔德注册METABIRKINS 网站域名构成域名抢注⑨。而关于被告所获经济利益,爱马仕在法庭文件中指出,梅森·罗斯柴尔德的“MetaBirkins”NFT作品总销售额约为110万美元,预估其从这组NFT作品的初次和二次销售中获取约12.5万美元收益。他的以上行为可能会对爱马仕消费者群体造成混淆,并影响爱马仕自身正在推进的NFT计划。除了损害赔偿外,爱马仕还要求梅森·罗斯柴尔德销毁“MetaBirkins”系列所铸造的一切作品⑩。

⑨ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1 Filed 01/14/22

⑩ 参见MetaBirkins-NFT-jury-instructions


梅森·罗斯柴尔德在社交媒体上回应爱马仕的上述说法“毫无根据”,并表示他希望自己的创作可以在艺术和 NFT 领域开创先例。他对制造及销售假的“Birkin”予以否认,认为使用 NFT 出售艺术品这一行为并没有改变它是艺术品的事实。梅森·罗斯柴尔德通过安迪·沃霍尔举例,认为自己也如同沃霍尔能使用金宝汤公司(Campbell Soup)的商品图像制作和销售他的“金宝汤罐头”(Campbell's Soup Cans, 1962)画作一样,销售自己的NFT艺术品。他的作品是对“爱马仕制造其超昂贵皮革手袋时虐待动物行为”的评价,美国宪法第一修正案赋予他以自己对周遭事物的诠释自由创作的权利,他应受到美国宪法第一修正案的保护。



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(安迪·沃霍尔的《金宝汤罐头》  来源:维基百科)


2023年1月30日,该诉讼在美国纽约南区地方法院正式开庭审理。

2023年2月8日,双方诉讼结果出炉,爱马仕赢得了诉讼。


法院观点:


在法院出具的意见中,法官表示 Rogers测试适用于本案,但需要更多证据来评估该测试。该测试允许艺术家在符合最低水平的艺术相关性及没有明显误导消费者的情况下,未经许可使用该商标。


本案中,法院认为,虽然关于梅森·罗斯柴尔德围绕“Birkin”的作品是艺术表达还是以非法意图利用爱马仕著名的品牌名称存在事实争议,但如果它在作品的来源或内容上“明确误导”公众,也无法通过Rogers测试,美国宪法第一修正案就不会保护它。爱马仕必须通过充足证据证明梅森·罗斯柴尔德使用爱马仕商标是“故意旨在误导消费者”,让消费者相信爱马仕与该项目有关。


据此,爱马仕提供了消费者易被误导的证据,包括报纸、杂志错误地将“MetaBirkins” 项目与爱马仕相关联的报道,如《Elle》《L’officiel》以及《纽约邮报》等媒体都错误地报道了“MetaBirkins”NFT是由爱马仕与梅森·罗斯柴尔德合作推出⑪。爱马仕表示,此类信息一经发出,可能会造成大量消费者产生错误判断。同时,爱马仕委托的一项独立研究表明,18.7% 的潜在消费者对 “MetaBirkins” 是否与爱马仕相关联感到困惑。该数据足以证明消费者易将“MetaBirkins”与爱马仕的“Birkin”相混淆。

⑪ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 1 Filed 01/14/22


最终,陪审团认定“MetaBirkins”NFT更类似于受商标法约束的消费品,商标法保护品牌不受仿造者和那些希望利用其商誉获利的人的影响。


法院也给出结论,根据商标法,“MetaBirkins”的创造者负有法律责任。梅森·罗斯柴尔德在2021年所创作的100个“MetaBirkins”NFT作品及注册METABIRKINS域名的行为,侵犯了爱马仕知名产品“Birkin”的商标权,构成了商标侵权、商标淡化和域名抢注,判决梅森·罗斯柴尔德的“MetaBirkin” NFT不具有美国宪法第一修正案规定的受保护资格⑫,需要向爱马仕支付133,000美元的赔偿。


⑫ 参见Case 1:22-cv-00384-JSR Document 144 Filed 02/08/23


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韬安解析


目前,有关NFT的知识产权保护依然具有广泛的争议性。Hermès International SA v. Rothschild作为首个也是有史以来最著名的聚焦于商标和NFT,以及商标权是否延伸到数字领域的诉讼之一,既为虚拟世界背景下的商标权保护,也为所有与合理使用和创作自由相关的数字资产树立了一个法律先例。


作为数字时代涉及知识产权的首批案件,品牌所有者、NFT艺术家和法律专家均在持续关注该案进展。在针对商标权在虚拟世界中受到多大程度保护的问题上,此案可能会产生深远的影响。


事实上,Hermès International SA v. Rothschild并非个案,品牌方与NFT艺术家的矛盾早已凸显。2022年2月,著名运动品牌 Nike 曾对购物平台 StockX 提起诉讼,指控 StockX 在未经许可的情况下以 Nike 的产品创建和贩售 NFT。Nike 指出,StockX 使用 Nike 的商标铸造 NFT,并利用品牌的商誉和知名度高价贩售。这可能使消费者相信这些 NFT 是由 Nike 授权后发行的,但显然,这种认知与事实相悖⑬。

⑬ 参见《Techorange》:人人都想靠 NFT 发大财!用 Nike 商标发行 NFT 会有法律问题吗?2022年2月7日


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(Vault NFT 来源:STOCKX官方网站)


在类似的法律纠纷中,以下两个争论是左右判决结果的核心。第一,NFT究竟是艺术品还是商品;第二,消费者是否易于将该艺术品和相关品牌混淆。


第一,NFT究竟是艺术品还是商品。


NFT,即非同质化代币,其特点在于唯一性,人们可以将特殊资产绑定在NFT上,让许多物品成为一种数字化抽象物,变成所有者的“数字资产”。它虽然具有可追溯可转售等特性,是一种数字作品,但这并不影响它被定义为艺术品。NFT作为艺术品当然可以受到保护,但是当它被作为一件商品拍卖或转让时,则需要重新评估并具体分析其艺术属性及商业价值。


本案中,梅森·罗斯柴尔德是在爱马仕“Birkin”提包的基础上进行创作,没有改变其NFT作品的基础是“Birkin”提包的本质,而“Birkin”铂金包与爱马仕已经形成对应关系,消费者易于将该NFT识别为来源于爱马仕官方“Birkin”提包的NFT。虽然梅森·罗斯柴尔德辩称,“MetaBirkin”NFT是一种艺术创作,与安迪·沃霍尔的《金宝汤罐头》作品性质相同。但法院认为,以艺术的名义强调自己的创作是在法律认可范围内的表达形式,并不足以掩盖其通过贩卖进行营利的行为。因此,对于艺术家而言,创作与某品牌相关的NFT作品时,需要考虑品牌意愿、取得品牌许可,单从艺术创作的角度对作品评估具有极大的法律风险。


第二,消费者是否易于将该艺术品和相关品牌混淆。


爱马仕认为梅森·罗斯柴尔德的“MetaBirkin”作品从命名、外观形态、网站域名以及贩卖标语上都与其产品“Birkin”有极大的相似性,近似商标一旦使用在同一种或者类似商品或者服务上,就容易对消费者产生强烈的误导,错误地认为艺术品与品牌有某种关联关系,造成混淆,侵犯品牌的商标权。


值得注意的是,爱马仕的指控中,包含“梅森·罗斯柴尔德的行为对‘Birkin’造成了商标淡化”这一陈述。一般来讲,侵权人为了给自己带来更快捷的利益,会将与他人相同或近似的商标用于自身产品,借由原品牌商标的知名度来进行产品售卖,这是最常见的商标淡化行为,该行为是侵害商标权人经济利益的手段之一。


关于商标淡化的立法最早出现于欧美国家,美国早在1996年就颁布了《联邦商标反淡化法》,其中对于“商标淡化”一词做出了明确的定义,“不论他人与商标权人是否存在利益或是竞争关系,任何削弱、淡化商标辨识性与显著性的行为,或是对商标存在‘欺诈、误解、伪造’的行为都属于商标淡化行为。”(The new act defines the term "dilution" as "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or(2) likelihood of confusion, mistake, or deception.)⑭。之后,《联邦商标反淡化法》于2006年进行了重大修改,新的《2006商标反淡化修正案》(Trademark Dilution Revision Act,2006)主要内容涉及驰名商标的救济、驰名商标的认定和弱化、丑化的定义、免责事由的完善、商业外观获得反淡化救济的证明等方面,明确了商标淡化的证明标准,规定了商标淡化的具体形式,使该法日臻完善⑮。


商标淡化行为在我国也越来越被重视,我国现行《商标法》第十三条规定了驰名商标的保护问题,其中虽未明确使用反淡化字眼,但被普遍认为反淡化是驰名商标保护的应有之义。2023年1月13日,国家知识产权局发布了《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》,其中第十八条第三款增加了“足以使相关公众认为该商标与该驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著特征、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,禁止使用并不予注册”的规定,首次从立法层面提出驰名商标的反淡化问题。这表明,立法者已经认识到商标反淡化问题的重要性和必要性。

⑭ 参见Federal Trademark Dilution Act of 1995

⑮ 参见邓宏光《美国联邦商标反淡化法的制定与修正》,《电子知识产权》2007年第2期,第 31-35页


总之,爱马仕案的经过及判决,将商标权的保护是否可以延及虚拟世界的问题摆在公众面前。网络并非法外之地,但是,虚拟与现实的法律边界在哪里,商标权是否可以延及虚拟或者即使可以延及,保护条件是什么,都是本案带给我们的思考。NFT作品具有艺术属性,我们固然要尊重艺术家创作和表达的自由,但是由于它将稀缺性引入了数字市场,艺术品被赋予了全新的商业价值,新的态势提醒我们更应谨慎权衡,是给予充分的创作自由,还是基于知识产权保护来严格检视其合法性。我们认为,本案诉讼结果在某种程度上会进一步影响NFT艺术家和其他商业组织的创作方式。


知识产权律师兼艺术家阿尔弗雷德·史泰纳 (Alfred Steiner) 认为,梅森·罗斯柴尔德的失败可能会对想要在其创作中使用商标的 NFT 艺术家产生寒蝉效应⑯。此后艺术家可能不得不更加小心地使用其他品牌的 IP 来创作NFT艺术品,以避免可能到来的商标诉讼。

⑯ 参见《Bloomberg Law》:Hermès Defeats MetaBirkins in the First NFT Trademark Trial (1),2023年2月8日


元宇宙的出现为艺术家创作提供了更为广阔的平台,其“去中心化”的特性使得更多人能直接在平台上展示和销售自己的作品。但爱马仕诉梅森·罗斯柴尔德一案也提醒着众多NFT艺术家,无论从何处获取灵感,无论采取何种方式创作,都应在符合法律规定的情况下审慎地思考与行动,避免使自己陷入法律困境。


荐案人:薛   然

撰稿人:王嘉莹


TA LAW FIRM


荐案律师介绍:


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薛然 律师


薛然律师专注于文化传媒领域客户的诉讼以及非诉讼专业争端解决工作,为文化传媒领域多家客户提供法律服务,致力于文化传媒领域特别是网络游戏领域的理论以及实务研究,善于分析并解决复杂法律问题。


提供法律服务的代表性客户有:北京人民艺术剧院、北京故宫宫廷文化发展有限公司、北京快手科技有限公司、北京掌趣科技股份有限公司、北京天马时空网络技术有限公司、福建网龙计算机网络信息技术有限公司、IGG等。



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本栏目文章为本所为本行业及社会公众提供的公益性普法服务,不属于针对具体事项的法律意见,也不代表本所针对具体个案的意见或观点。