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【行业聚焦】李扬:《商品化利益保护的几个焦点问题》

2023-05-18




以下文章来源于李扬知产公众号 ,作者李扬


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一、 商品化利益的含义和性质


(一)商品化利益含义

    商品化利益(merchandising right)虽名为“权利”,实质是一种应受法律保护的利益。是民事主体控制未经许可将其人格要素或者非人格要素进行商业性使用的利益。最早确立于1952年美国的“海兰案”,但商品化利益的含义要广于该案确立的“形象权”(the right of publicity)概念。形象权是自然人对其人格要素进行排他商业利用的利益。商品化利益的主体不限于自然人,也包括法人或者非法人组织;客体不限于人格要素,也包括非人格要素。包括人格要素:姓名、肖像和形象、声音、签名等;非人格要素:作品名称、虚拟角色名称和形象、真实和虚拟物品名称和形象等。

(二)商品化利益的性质

    1、新型人格权说。该观点认为商品化利益是一种新型的人格权。笔者不赞成该学说。主要理由有二。首先,商品化利益保护客体中的作品的名称,虚拟角色,虚拟物和实物等要素无人格特征。其次,真实人物的商品化利益保护客体虽是人格要素,但只保护其中的财产性利益,故利用新型的人格权这种学说来解释商品化利益会存在问题。

    2、知识产权说。该说认为,商品化利益属于知识产权。目前涉商品化利益案件基本由知识产权审判庭审理,将商品化利益认定为知识产权貌似具有一定合理性。确实,如果将知识产权广义理解为包括法定化的权利、利益和个案中经过司法综合考量加以保护的知识性利益,角色名称等的商品化利益属于知识产权。但即使如此,知识产权无法涵盖商品化利益的全部。商品化利益保护的某些要素虽与作品有关,但这些要素本身并非作品;人格要素与知识产权无关;物的名称和形象也与知识产权无关;商品化利益保护客体不具备法定性、时间性、地域性等知识产权特征。

    3、无形财产说。该说认为,商品化利益虽在大部分情况下依赖知识产权进行保护,但商品化利益实质上是一种进行排他商业利用的无形财产。因知识产权也属于无形财产,无形财产说并未揭示商品化利益不同于其他无形财产的区别。

    4、商业利益说。民法典第126条规定,“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益”。由于至今尚无法律将“商品化利益”规定为“其他民事权利和利益”,商品化利益实质是司法机关在个案中经过综合利益考量之后加以保护的一种商业性利益,商业利益说的观点具有一定合理性。



二、 商品化利益保护的理论依据


    (一) 顾客吸引力说。该观点认为,人格性要素和非人格性要素具有顾客吸引力,能够产生财产价值,因而需要进行法律保护。但是,仅仅因为具有顾客吸引力,就制约他人表现自由、经济活动自由,理据不足。若如此,利用外部经济效果的所有行为,都将变得非法。顾客吸引力或者说知名度,仅是商品化利益保护的必要而非充分条件。

    (二)人格利益保护说。该观点认为,商品化利益保护的姓名等要素,具有人格利益,商品化利益保护的正当化根据,核心在于保护人格利益。如果未经许可商业利用的是人格要素,且被主张的是人格利益,则人格利益保护说相比激励理论更具有说服力。

    然而,商品化利益保护的是与人格利益分离的财产利益,以商品化利益受侵害为由起诉,仅得主张财产性损害赔偿,若原告没有同时主张人格利益受到侵害,而要求损害赔偿、赔礼道歉,在请求权基础方面会存在一定问题。当然,某些商品化利益保护的客体,本身无人格因素。通过人格利益保护说解释商品化利益的保护理论存在一定问题。

    (三)顾客吸引力说+防止混淆说。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第22条第2款规定,对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。司法实践中也大量采用该种学说,如《此间的少年》案一审判决[2]、葵花宝典案再审判决[3]、铁臂阿童木案二审判决[4]、小羊肖恩案二审判决[5]、魔兽世界案一审判决[6]、“功夫熊猫案”判决[7]、巫颂案二审判决[8]等,基本采取的是该种学说。该学说将商品化利益的保护归纳为以下三要件。第一,作品处于著作权保护内;第二,作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度;第三,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系。

    该学说虽是主流,但笔者并不赞成。首先,顾客吸引力的保护与是否导致混淆应该无关,不能因为未导致误认,就不提供保护。其次,混淆的前提是被告将商品化要素作为商业标记使用,但在部分案件如《此间的少年》、《魔兽世界》中被告并未将原告主张保护的商品化要素作为商业标记使用,防止混淆的观点在该类案件中能否适用存疑。

    (四)激励说。该说认为,虽然搭便车行为并非就是不法行为,但如果搭便车行为导致他人通过事业活动取得社会所需要的一定成果的热情减退,以至于该成果在市场上供应不足,减损消费者福利,则保护该成果的供应即使招致制约他人搭便车行为的结果,该利益仍然属于值得法律保护的利益,有必要制止搭便车行为。但是,仅仅因为激励可以进行商品化利用的成果的开发,就制约他人的表现自由和经济活动自由,说服力仍然并不充足。

    (五)法政策学说。这是笔者提倡的学说。对商品化利益予以保护需要考虑以下要素。首先,若市场本身解决了成果开发激励的,无需任何权威(立法、司法、行政)介入。其次,若市场失灵但现有法律机制提供了成果开发激励的,无需创设新的激励机制。再次,创设新的激励机制时,原则上需要依赖于民主立法程序的立法机关介入,尽可能减少灰色区域,以确保他人行动自由。最后,如果因为客体的不确定性等原因,立法难以介入,而需要由司法介入时,司法应当以激励理论为核心,在考虑效率性的前提下,兼顾他人的行动自由,运用综合利益考量方法,判断某种利益是否属于法律应保护的利益。



三、商品化利益保护模式和法律适用


    解决商品化利益保护的理论依据后,需要解决商品化利益的保护模式问题。有观点认为,对于商品化利益的保护模式,应该创设一种新的权利,即商品化权予以保护。但是,贸然创设商品化权予以保护不够慎重。第一,从法律外部进行法经济学分析,需要分析创设新权利带来的收益和付出成本的大小,只有创设新权利的收益大于付出的成本,创设新权利才是合理的;第二,从法律内部分析,在立法技术角度,商品化利益的保护客体较为广泛,不具有稀缺性,商品化权难以抽象出具体的权利客体,不具有确定性,故适用赋权保护的方式需要慎重考虑。从现有法律基础角度,将反不正当竞争法作为请求权基础较为适宜。



四、法政策学理论在判断侵害商品化利益行为法律构成时的具体适用


    根据上述笔者提倡的法政策学观点,原告所主张的商品化利益是否应受保护,被告商业利用行为是否构成侵害行为,法院需要综合考量下列因素确定:

    (一)市场机制已经提供了某种成果开发激励的,一般无需再额外提供商品化利益保护的激励

    如在未经许可将马主的赛马名称集合用于制作游戏的案件中,虽不否定需要考虑为马主的调教、命名等活动提供一定激励,使其培育出高品质且有响亮名字的马匹,但因马主基于与日本中央赛马协会之间的关系而获得的收益分配,已经足以提供这样的激励,无需商品化利益再提供额外的激励,日本东京地方法院和日本东京高等法院否定了原告请求保护赛马名称的主张。

    (二)现有法律机制提供了成果供应激励的,一般无需再额外提供商品化利益保护激励

    第一,原告主张的商品化利益保护要素构成作品的,通过著作权法保护即可,无需再额外提供商品化利益保护激励。

    如在上海华创公司诉湖北新一佳公司侵害著作权纠纷案[9]中,被告制作、销售与原告享有美术作品著作权的卡通形象“迪迦奥特曼”相同的“百变超人”玩具的行为,判决被告侵害原告的复制权、发行权,即足以确保原告创作和使用“迪迦奥特曼”卡通形象作品的激励,无需再额外为原告提供商品化利益保护激励。

    此外,若原告主张的单个商业化保护要素不构成作品,但著作权整体保护已经足以确保创作激励的,无需再额外提供商品化利益保护激励。例如,在金庸诉江南案中,金庸的武侠小说之所以广受市场欢迎和读者喜爱,与这些小说中复杂人物关系的描写等密不可分,著作权对作品的整体保护已经确保作者回收创作成本和赚取收益,为作者创作武侠小说提供了最大激励,也足以促进武侠小说的传播,仅因为作者本身的名气和虚构角色的人气就认为在著作权之外,还需要为作者提供商品化利益激励,进一步保护著作权法不保护的思想(虚拟角色、抽象人物关系等属于思想)的主张,欠缺说服力。

    在完美世界控股集团有限公司、国家知识产权局与上海游奇网络有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案[10]中,金庸武侠小说《笑傲江湖》之所以广受市场欢迎和读者喜爱,自问世以来,一直畅销海内外,并被拍成各种版本的视听作品,并以著作权法规定的其他方式进行各种商业利用,极为重要的原因就是小说虚构了各种引人入胜的神秘的武功秘籍,葵花宝典又是其中最为核心和最为关键的武功秘籍。

    在(2021)最高法行再254号案中,著作权对作品的整体保护已经确保作者回收了创作成本和赚取足够多的收益,为作者创作提供了最大激励,也足以促进小说的传播,仅因为作者本身的名气和虚构角色的人气就认为在著作权之外,还需要为作者提供商品化利益激励,进一步保护著作权法不保护的思想(单个武功秘籍名称因为太短小,即使有创作性也和思想同一)的主张,欠缺说服力。

    在北京分播时代网络科技有限公司等与暴雪娱乐有限公司等不正当竞争纠纷上诉案(魔兽世界案)[11]中,广东高院认为,“并无证据证明七游公司、分播公司、动景公司在周边商品进行了游戏角色的商业使用。因此暴雪公司、网之易公司虽提出商品化权(益)主张,但客观上并无直接对应的侵害行为。且暴雪公司、网之易公司主张商品化权(益)的六个游戏角色,已在相关著作权纠纷案件中主张美术作品并获得保护,一般情况下无再依照反不正当竞争法予以补充保护的必要。”

    第二,原告主张的商品化利益保护要素构成注册商标,或者在先使用且具有一定知名度的商业标记通过商标法或者反不正当竞争法保护即可,无需再额外提供商品化利益保护激励。

    在小米公司与被告潍坊瑞驰公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案[12]中,被告未经小米同意,使用“雷军电动”、“雷军”生产、销售电动车,认定被告构成擅自使用他人姓名,引人误认为是他人商品的不正当竞争行为,即足以确保原告利用“雷军”从事生产经营活动的激励,无需再额外为原告提供商品化利益保护激励。

    第三,原告主张的商品化要素为人格要素,且原告主张被告侵害其人格权,判决被告侵害人格权即足以确保原告从事事业活动、开发某种成果的激励,无需再额外提供商品化利益保护激励。

    在迈克尔·杰弗里·乔丹与国家工商行政管理总局商标评审委员会、乔丹体育股份有限公司“乔丹”商标争议行政纠纷案[13]中,被告未经同意,在国际分类第28类的“体育活动器械、游泳池(娱乐用)、旱冰鞋、圣诞树装饰品(灯饰和糖果除外)”商品上申请注册了第6020569号“乔丹”商标权,原告主张被告侵害其姓名权,按照民法典认定被告侵害原告姓名权即可,无需再额外提供商品化利益保护激励。

    (三)原告主张保护的商品化利益要素,是否付出了劳动和投资

    根据英美普通法领域的“不洁之手”原则,向法庭提起诉请的人不仅需要证明自己有正当合理的诉讼理由,而且需保证自身清白可信,不得侵害他人的权利或利益。《商标授权确权司法解释》第22条第2款要求的“较高知名度”,实质包含了付出劳动和投资的要求。因此,原告是否为主张保护的商品化利益要素付出了劳动和投资是需要考虑的重要因素,但属于必要而非充分因素。现有问题在于,司法解释和大部分案件将付出劳动和投资以及因此获得“较高知名度”作为了商品化利益保护的充分要件,将问题过于简单化。

    (四)原告主张保护的商品化要素所包含或者承载或者反映的成果,是否是社会所需要的应该被激励开发的成果,是否可以增加消费者福利

    一般而言,文体明星所从事的文艺、体育事业活动,可以普及和提高人们的文体知识,极大丰富人们的文体生活,文体明星姓名、肖像、艺名、签名等人格因素所体现的文体事业活动,属于社会所需要的应该被开发的成果没有疑问。虚拟角色奇奇怪怪的名字和性格、错综复杂的人物关系、曲折离奇的故事、光怪陆离的道具和场景等等,都属于小说吸引读者的元素,也是读者阅读小说所必不可少的元素,属于社会所需要的应该被开发的成果也应该没有疑问。但即使如此,仍需要思考激励创作方式。若著作权法足以激励这些元素的创作,一般无需商品化利益再额外介入。

    (五)原告主张保护的商品化要素的商业利用,是否是原告收回投资和获取收入的主要方式或者重要方式

    这是保护商品化利益保护的重要考虑因素。如果回答是否定的,说明存在其他更好的收回投资和获取收入的方式,商品化利益保护应退居次要地位,他人的表现自由和经济活动自由应优先考虑。在上述的金庸诉江南案和葵花宝典案中,对作品进行同人创作、将葵花宝典用作商业标识,从事实上判断,应该可以得出并非原告收回创作成本和获取收入的主要方式或者重要方式。

    在1984年的长尾巴鸡案中,日本高知地方法院认定拍摄原告使用改良品种和特殊管理与饲养方法培育的长尾巴鸡,并将拍摄的照片用于制作销售明信片的行为,侵害了原告的所有权(实质是侵害物的商品化利益)。但法院并没有查明在被告的商业利用方式之外,原告是否存在观赏收费、销售等利用方式,笔者认为,法院没有查明这些商业利用方式中,被告的利用方式是否属于原告收回投资和赚钱收入的主要方式或者重要方式即认定商品化利益保护不够妥当。若原告的商业利用方式足以使其通过市场等方式获得激励,则无需商品化利益的保护介入。

    (六)允许被告搭便车,是否严重损害原告利益,并因此而减损其开发相关成果的激励

    一般而言,如果商品化利用已经成为原告收回投资和获得收入的主要方式或者重要方式,被告的商业利用对原告的商业利用形成现实的或者潜在的市场替代,允许被告搭便车,原告利益将因此严重受损,且开发相关成果的激励可能因此而减损,则不应当允许被告搭便车。相反,被告的商业利用并未对原告形成现实或者潜在的市场替代,甚至促进了原告作品的销售,或者增加了原告的人气,一般应当允许被告搭便车。上述金庸诉江南案和葵花宝典案,就属于这种情况。再比如,无营利目的,在粉丝网站或者自办的粉丝刊物上,使用知名艺人肖像,除了增加艺人的知名度之外,并不会给其造成人格或者财产损害,不应作为侵害商品化利益行为处理。但如市场上已有该艺人写真集在出售,而网站又主要由艺人肖像构成,因会形成市场替代,使艺人遭受重大损害,则作为侵害商品化利益行为处理较为合适。

    (七)禁止被告搭便车,是否会严重损害被告的表现自由和经济活动自由

    对商品化利益予以保护需要考虑以下几组权利的冲突。第一,在部分案件中,需要衡量言论自由权利和财产利益的冲突。比如,基于嘲讽目的,使用和激励生产经营活动无关的政治家等公众人物的姓名或者肖像的行为;基于新闻报道目的和公众知情权,在电视等媒介上使用自然人肖像或者姓名的行为。第二,在部分案件中,需要衡量表现自由、选择自由与财产利益的冲突。禁止被告搭便车,如果实质等同于禁止被告使用思想,将造成原告对与技术无关的思想的垄断,造成超级无敌驰名商标,严重冲击著作权法思想和表达二分法基本原理,严重冲击商标法的注册主义制度,严重妨碍他人的表现自由、选择自由。

五、其他问题


    (一)商品化利益的保护是否以“知名”为要件

    对于非真人商品化要素保护而言,较高知名度要求是必要的,否则难谓存在商业利用价值。但较高知名度,仅是必要要件,而非充分要件。《商标授权确权司法解释》第22条第2款要求的“较高知名度”。司法实践中,《此间的少年》案一审、葵花宝典案再审、铁臂阿童木案二审、小羊肖恩案二审、魔兽世界案一审、巫颂案二审等,都有较高知名度要求。

    对于真人商品化要素保护而言,分歧较大。日本的齐藤博认为,受商品化利益保护的主体,限于著名艺人、远动员等具有顾客吸引力的主体。李明德教授从形象权起源于隐私权,任何人均享有隐私权角度出发,认为任何人均享有商品化利益。美国加州最高法院在1990年的“梦露”案中持肯定意见,法院在判决书中指出,“过去的判例都裁定,每个人都就自己的形象享有财产权益,未经许可的商业使用属于应当加以纠正的侵权行为。

    在1988年日本东京地方裁判所判决的“桑拿广告”一案中,被告未经同意,违反与原告之间仅能将原告和其他很多购买者并列在一起以小图片方式刊载的约定,将原告的脸部照片以大图片的方式刊载,让人感觉原告有什么感想需要发表的样子,原告虽不知名,但东京地方裁判所仍然以被告违反他人意愿使用他人姓名,且侵害了他人不暴露自己肖像的自由为由,认定被告的行为构成不法行为,支持了原告的损害赔偿请求。

    不管是否有名,任何人的人格利益都应受保护,只要能够识别自然人的要素均可以获得保护,没有疑义。但由于商品化利益仅保护商业利用价值,非名人从商品化利益角度而非肖像权、姓名权等人格权角度行使请求权,要证明商业利用价值困难非常大。

    (二)商品化利益的禁令救济问题

    在日本,商品化利益并非法定权利,仅是司法在个案中适用民法典第709条进行利益考量的产物,如不能同时证明侵害人格利益,难以获得差止请求救济。在美国,因侵害形象权的损害额难以计算,美国更倾向于进行禁令救济。以纽约州民权法第51条为例,如被告未经许可商业性使用他人身份,原告首先可以获得禁令救济,以防止被告进一步侵权。加州民法典虽未明确规定原告可以申请禁令救济,但事实上并不妨碍法院总是在适当情况下下达针对被告的禁令。在我国,《民法典》第179条民事责任构造,禁令救济通常被支持。具体可以参见“三毛案”[14]、“邦德007案”[15]、“姚明案”[16]、“功夫熊猫案”。

    在个案中根据激励理论,进行综合利益考量加以保护的法益,是否需要支持禁令救济,值得讨论。禁令救济在立法上没有明确规定,由于商品化利益并非法定权利,在个案中创设的利益是否可以施加禁令救济这一强大的保护手段值得商榷。

    (三)信用恢复请求问题

    除原告同时请求人格权侵害救济外,原告要求侵权人订正广告、公开赔礼道歉,没有请求权基础,不应当被支持。

    (四)演艺等团体成员中商品化利益的请求权人

    演艺等团体成员是否可以针对商业利用团体名称的行为行使商品化利益,双方有约定的依约定,无约定或者约定不明,为避免使用不经济等现象,以管理该团体的经纪公司为商品化利益主体和请求权人为妥。但团体成员为了说明其成员资格而使用该团体成员名称时(比如某某歌舞团歌唱演员,F4某某某),属合理使用行为,其所在团体不得行使请求权。团体成员使用自己肖像、姓名等个人人格因素,团体无权干涉。

    在成员艺名与团体名称完全同名(比如玫瑰女孩)情况下,成员是否可以单独使用“玫瑰女孩”名称,有特别约定的从特别约定,无特别约定的,成员应可以单独商业化使用“玫瑰女孩”。由此导致的法律责任,应视具体情况,由使用者个人承担,或者由个人和团体负连带责任。

    (五)自然人死亡后商品化利益的保护

    从域外法角度,存在死亡后无限期保护、有限期保护、不保护三种观点。美国加州民法典第334条之一第2款规定,形象权可以通过合同或者信托和遗嘱文件的方式,将其全部或者部分自由转移:美国第二巡回上诉法院在1978年的菲克多案中,明确认为鲍克斯的死亡不应当导致其财产权益(即形象权)的消亡。即认为自然人死亡后保护仍保护商品化利益。美国纽约民权法第50条则明确规定,任何个人、企业和公司,为了广告目的或者商业目的,使用任何活着的人的姓名、肖像或者画像,而没有事先获得该人,或者在未成年人的情形下没有事先获得其父母或者监护人的书面同意,构成轻罪,即认为死亡后不保护商品化利益。

    俄克拉荷马州规定,形象权的保护期是自然人有生之年加死亡后100年,《加州民法典》第3344条之一规定形象权保护期为自然人有生之年加死亡后70年,内华达州、肯塔基等州的法律规定形象权保护期为自然人有生之年加死亡后50年,田纳西州的法律规定,形象权的保护期为自然人有生之年加死亡后10年,或者一直持续到有关形象丧失商业利用价值为止,即认为死亡后有期限保护商品化利益。

    我国采取有期限保护论。从《商标授权确权司法解释》第22条第2款的措辞“作品处于著作权保护期内”看,似乎认为知名作品名称、角色名称商品化保护的期限为作者有生之年加死后50年。

    根据商品化保护合法性的激励理论,激励的是自然人生前对于可以进行商品化利用的成果的开发,而非任何人利用这些成果进行的商品化事业活动,自然人死亡后对其没有再进行激励的必要,将利用这些成果进行商业化事业活动的自由交给公众,更有利于促进商品化事业活动,因此原则上自然人死亡后,其商品化利益不应当再受保护。

    但是,若自然人生前已经开始(自行开始或者授权他人开始)商品化利用的元素,如果自然人死亡后突然不再保护,自然人、继承人或者被许可人预计到这一点,自然人生前开发可以进行商品化利用的成果的积极性,继承人或者被许可人对商品化事业进行投资的意愿,都可能因此而受损。对此等自然人生前已经开始商品化利用的元素,自然人死亡后仍有保护的必要。但也只能持续到商业价值丧失时为止,除非已经通过使用或者注册成为商业标记。


[1](2018)粤73民终3169号。‍‍‍

[2](2016)粤0106民初12068号。‍‍‍‍‍‍‍‍

[3](2021)最高法行再254号。‍‍‍‍‍‍

[4](2018)京行终1310号。

[5](2019)京行终9872号。‍

[6](2015)粤知法著民初字第2号

[7](2015)高行(知)终字第1973号。

[8](2020)京行终7664号。

[9](2012)鄂民三终字第23号。

[10](2017)京73行初2800号;(2018)京行终6240号;(2021)最高法行再254号。

[11](2016)粤民终1775号。

[12](2015)海民(知)初字第30545号;(2016)京73民终366号。

[13](2014)一中行(知)初字第9163号;(2015)高行(知)终字第1915号;(2016)最高法行再27号。

[14]赵兰英:《“三毛”著作形象侵权案风波》,载《记者观察》1997年第11期,第23-25页。

[15](2011)高行终字第374号。

[16](2012)鄂民三终字第137号。


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