首页 > 韬安资讯 > 详情

知产力专栏 | 商品化权益的前世今生(上)

2019-07-20

作者: 李燕蓉 施洋 段英子


1564369373995024342.png


《商标法》于2001年修订时正式确立了商标授权确权的司法管辖权,在此之前,对“在先权利”与商标权的权利冲突问题体现在民事案件中,如1997年上海市高级人民法院就在“三毛”形象权纠纷案[1]中指出,该案是上诉人(江苏三毛集团公司)侵犯被上诉人(“三毛”漫画作者张乐平的家属)在先权利的案件。彼时已有学者提出,该案表面上为权利冲突问题,实质上为商品化权保护问题,该学者进一步主张“商品化权”所保护项下应当包括(影视作品)分散在各个权利体系项下保护而又难以自圆其说的情况[2]。一句“难以自圆其说”,道出了影视泛娱乐行业长久以来的“痛点”——影视剧、动画、小说、漫画、游戏等作品和文化产品中大量存在的有着极大的商业开发价值的元素(例如已经受到广泛关注的作品名称、角色形象、角色名称等,以及未来可能会出现的具有保护和开发价值的服装、道具、场景、特定符号等,前述绝大多数“元素”可能尚不构成且未来也较难构成《著作权法》意义上的作品)所蕴含的权益和商业价值,姑且称之为“商品化权益”,该如何保护。


本文将在对《商标法》自2001年修订以来人民法院作出的商标授权确权行政案件进行实证研究的基础上,梳理人民法院在商标行政案件中对于“商品化权益”的裁判观点、态度变化趋势,并结合影视泛娱乐行业现状和特点提出针对影视作品元素“商品化权益”的保护和开发建议。


一、影视泛娱乐行业“商品化权益”保护的司法裁判观点概览


2001年修订的《商标法》增加了司法对商标授权确权行政裁决的审查权,同时将规定在原《商标法实施细则》中的“侵犯他人合法的在先权利进行注册”条款,上升到《商标法》的条文中,即“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”使得该条款在后续逐渐被影视作品的权利人视为保护自身作品元素免受商标抢注、仿冒的一大法宝。笔者在知产宝中针对权利人以2001年《商标法》第三十一条、2013年《商标法》第三十二条主张“在先权利”或主张“商品化权”受损害的情形,就影视泛娱乐行业常见的电影、动画、漫画、小说等影视文化产品和作品形态,收集并筛选出人民法院审理终结的87个商标授权确权行政案件(一审、二审合并计一案),进一步,笔者将人民法院作出裁判所依据的核心事由转化为态度量级,以裁判时间为线索梳理出人民法院对“商品化权益”的裁判态度发展变化态势,如下表所示。


螢幕快照 2019-07-29 上午11.04.46.png


由上图可以看出,十余年来,人民法院对“商品化权益”保护的裁判态度发展呈现明显的阶段性特征,大致可以划分为三个阶段:“迷雾”阶段(2010年以前)、探索阶段(2010年至2017年初)、平稳阶段(2017年末至今)。


(一)“迷雾”阶段:2010年以前


虽然“在先权利”条款早就可以作为制止他人抢注商标的利器,但在2005年以前,影视泛娱乐行业的权利人们鲜少援引该条款保护自身作品元素的权益(亦可能因为对商标授权确权的司法审查始于2001年,缺少此前的行政裁决数据),并且,由于彼时影视泛娱乐行业的衍生品开发尚未成为主流的作品商业开发形式,权利人尚未像如今这样有意识地积极保护其作品元素的商品化权益,故而在本阶段内的相关案件整体数量较少,行政和司法层面的保护力度也略显不足。


在本阶段早期判决中,法院对权利人针对“商品化权益”的主张均未予实质审查。例如2005年,日本知名漫画、动画作品《蜡笔小新》的权利人日本国株式会社双叶社(简称“双叶社”)针对蜡笔小新名称遭国内多家主体“抢注”商标的现象,启动了一系列行政救济行动,将商品化权益与商标权利冲突的保护问题引入公众视线。彼时,双叶社主张权利的一大理由是认为争议商标的申请主体以蜡笔小新名称申请注册商标,侵犯了蜡笔小新的著作权。然而行政机关和法院经审查后均认为双叶社的主张不能成立,理由在于前述系列案件中的争议商标均核准注册在2000年以前,距离双叶社主张权利时已超5年期,故依2001年《商标法》第四十一条的规定驳回了双叶社的请求[3],行政及司法机关均未曾实质审查双叶社主张的“在先权利”内容。


本阶段末期,人民法院的裁判态度变得更加保守。2009年,在丛林冒险小说《人猿泰山》的权利人埃德加•赖斯•巴勒斯公司(简称“埃德加公司”)的系列案件中,北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院先后作出判决,认为“TARZAN”一词虽由作家埃德加•赖斯•巴勒斯所创,但仅一个单词不能构成具有独创性的作品,因此“TARZAN”不受《著作权法》保护,更不受 《商标法》第三十一条保护[4]。由此,法院将权利人主张的作品元素是否构成作品,作为判断其是否构成在先权利的唯一考量因素,成为本阶段内较有代表性的司法裁判观点,但这种观点显然无法与影视作品权利人们日益增长的对待作品名称、角色名称等元素的开发保护期待相匹配。


与行政和司法界相对保守的态度相反,同时期,学术界陆续开始将美国、日本保护作品、角色的商品化权、形象权的制度和观点翻译介绍至国内,并结合国内法律规定提出了诸多新颖的保护进路,后者为司法界长达六七年的对“商品化权益”保护的探索埋下了伏笔。


(二)探索阶段:2010年至2017年初


本阶段内,伴随着美国梦工厂动画影片公司(简称“梦工厂”)出品的系列电影《功夫熊猫》《驯龙高手》在国内的热映以及“盗版”衍生商品的泛滥,高度重视影视作品衍生开发的梦工厂将“商品化权”这一舶来概念集中摆在了行政机关和法院面前,也变相推动了人民法院对于“商品化权益”保护事由的探索。笔者将本阶段内北京市第一中级人民法院、北京知识产权法院、北京市高级人民法院分别作出一审、二审裁判所适用的理由整理如下表所示。需说明的是,部分法院在判决中并未直接体现“商品化权”或“商品化权益”的表述,但因相关案件系因影视作品元素的商品化权益而起,法院的裁决也对这类元素所承载的权益加以论述,实质上保护了相关元素的权益,故均纳入案例的筛选范围。


螢幕快照 2019-07-29 上午11.04.54.png


本阶段内人民法院在诸多判决中曾先后提出过如下三大类理由,用以保护权利人主张的“商品化权益”:


1、商标审查的“绝对理由”:有其他不良影响


在2010年末至2011年夏审理终结的“Harry Potter”“哈利•波特”商标案件中,华纳兄弟娱乐公司(简称“华纳公司”)曾以姚蕻申请争议商标同时违反了2001年修订的《商标法》第三十一条及第十条第一款第(八)项规定的理由,向商标行政部门申请商标异议,商标评审委员会参照“TARZAN”案件的裁判理由认为“Harry Potter”“哈利•波特”作为J.K.罗琳创作的系列小说的作品和其中主角的名称,作为上述小说的组成部分,不具备法律意义上作品的构成要件,不属于《著作权法》保护的作品,因此姚蕻并未侵犯华纳公司的在先著作权。就该问题,北京市第一中级人民法院在裁判时未对“在先权利”的问题予以评述,而是依《商标法》第十条第一款第(八)项作出判决,认为在姚蕻申请争议商标前,“哈利•波特”“Harry Potter”作为畅销小说中的人物角色名称已被相关公众了解甚至熟知,且二者均非固有词汇,并考虑到姚蕻还广泛、大量注册了几十枚“哈里•波特”“哈利•波特”“Harry Potter”等商标的情形,法院综合认定姚蕻申请注册争议商标的行为违反了诚实信用的公序良俗,争议商标属于《商标法》第十条第一款第(八)项所规定的“有其他不良影响的标志”[5]。


事实上,商标申请人以较为知名的影视作品中名称或其角色名称“抢注”商标的现象并非孤例。在与“哈利波特”案同期的“天线宝宝”案中,北京市第一中级人民法院与北京市高级人民法院均认为,如以《商标法》第十条第一款第(八)项的规定认定争议商标的申请“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”,混淆了特定主体民事权益与社会公共利益和公共秩序的关系,基于私权事项而发生的违背诚实信用原则的行为,仅涉及相对主体的合法权益,不属于对社会公共利益和公共秩序造成的不良社会影响[6]。最高人民法院在2010年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》也指出“如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式和相应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。” 针对前述案件,当时学者的观点也更倾向于支持“天线宝宝”案的裁判观点[7]。


就前述在同期作出的看似相反的判决,北京市第一中级人民法院法官在文章中道出了上述裁判中更深层次的考量:“哈利波特”案表面上是涉及《商标法》第十条第一款第(八)项理解与适用的问题,事实上它反映了当商标注册行为既侵害特定主体的合法权益,又明显违反诚实信用的公序良俗,并违背《商标法》关于实际使用商标的导向要求时,如何运用《商标法》对之加以调整的问题[8]。合议庭在作出“哈利波特”案判决时正是注意到了这些角色名称背后蕴含的商业价值,但考虑到“商品化权”并非经法律明确规定的权利,未免导致对“在先权益”作出宽泛解释的标准适用不一,故没有援引《商标法》第三十一条作出裁判,并结合商标评审委员会已经基于《商标法》第十条第一款第(八)项作出裁定,且姚蕻注册系列商标的行为确实违反诚实信用的公序良俗并构成对商标注册管理秩序的挑战和妨碍,并非仅损害了特定民事权益,最终作出前述认定。


2、“商品化权”及“商品化权益”


“商品化权”是一个舶来词汇。世界知识产权组织(WIPO)国际局在其《角色商品化报告》中称,角色商品化(Character Merchandising)是指权利人将虚拟角色或真人角色的基本人物特征(例如名称、肖像或外观)使用于各种商品或服务中,以消费者对这些角色的喜爱来激发这些消费者对商品或服务的购买欲[9]。国内学术界自1990年代前后也逐渐开始研究“商品化权”问题,如梅慎实教授认为商品化权是将著作中的角色使用作为商品或服务标志的权利[10],郑成思教授将其归结为“形象权”即将形象(包括真人形象和虚构形象)付诸商业性使用的权利[11],杨素娟、杜颖教授早期将商品化权定义为将能够产生创造大众需求的语言、名称、题目、标记、人物形象或这些东西的结合用于商品上使用或许可他人使用的权利[12]。


最高人民法院在2010年颁布的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》中提到,“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时,对于商标法已有特别规定的在先权利,按照商标法的特别规定予以保护;商标法虽无特别规定,但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的,应当根据该概括性规定给予保护”。这一规定一度被影视作品权利人、商标行政机构乃至人民法院视为“商品化权”可以作为“在先权利”加以保护的依据。2015年初,北京市第一中级人民法院在审理梦工厂诉商标评审委员会“驯龙高手”一案中率先迈出探索的步伐,认定知名电影作品名称的商品化权可以作为民事权益受法律保护,并进一步提出了确定知名电影名称的商品化权的保护范围所需考虑的两层因素:知名电影知名度和影响力强弱,以及该商业标志混淆误认的可能性[13]。随后,北京市高级人民法院通过“功夫熊猫”系列案件明确提出,“当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身,与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合,电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上,并对与其结合的商品或服务产生移情作用,使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时,则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条‘在先权利’予以保护的在先‘商品化权’”[14]。该种裁判观点对于“情感投射”的论证方式是对于早前学界观点的一种呼应,北京市第一中级人民法院随后在其他几件“功夫熊猫”案件[15]中作出了类似的判决。


在前述法院对“商品化权”的裁判作出探索后,学界和业界也作出了反馈。有观点认为应当正视商品化权的意义,并纳入立法日程[16],但亦有观点认为对待“商品化权”的认定应该持谨慎态度,如商标评审委员会提出,如果在商标案件审理的过程中,对商品化权过度予以保护,这种保护更甚于对驰名商标的保护力度,则与《商标法》关于申请在先和注册保护的原则相冲突[17];有学者认为,商品化权实为“商品化权利”加上“商品化利益”的集合,需要区分知识产权绝对权与商品化利益,分别援引《著作权法》《专利法》或《反不正当竞争法》予以保护[18]。经此争议,北京市高级人民法院民三庭在2016年归纳整理的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中针对形象的商业化利益保护问题呼吁将该利益作为《商标法》规定的“在先权利”予以保护应当慎重,一是要坚持权利法定原则,二是如有必要保护该利益时对其的保护不应超出未注册驰名商标的保护。后续法院在裁判中对于“商品化权”的表述慎之又慎,2017年初北京知识产权法院在针对另两件“功夫熊猫”案的判决中仅将相关利益称为“商品化权益”[19],该期间的其他判决中法院则全部适用了其他理由予以裁判。


3、知名作品的名称相关权益


早在2011年,北京市高级人民法院在“邦德007”案中就首次提出了“在先知名的电影人物角色名称应当作为在先权利得到保护”[20]。该裁判理由认定的核心在于“知名”二字,有观点指出,对角色名称予以保护的事实基础是相关主体通过对角色名称的宣传使用已经形成了法律上应予保护的、可转化为经济利益的合法权益,该合法权益是否已经形成、值得被保护是一个需要根据具体案情综合判断的问题,其中一个重要的检验标准就是该角色名称是否已经形成了足够高的知名度[21]。


实际上,这种将某种名称载体的“知名度”作为判断标准的逻辑,正是《反不正当竞争法》的论述进路。早期已经有学者主张应通过《反不正当竞争法》保护相关“商品化权益”,企业借用虚构角色已有的公众吸引力即可获得相当的利润,却不必为“借用”行为支付对价,这种“不劳而获”的行为完全符合不正当竞争的性质[22]。在北京市高级人民法院2016年作出的一件“功夫熊猫”案判决中,法院首次提出《反不正当竞争法》第五条规定的知名商品特有的名称权益可以作为《商标法》中所称的“在先权利”,认为争议商标的申请注册确实借用了在先知名电影名称所形成的市场声誉或不当损害了其商业利益,使相关公众对诉争商标指定使用的商品或服务来源与知名电影特有名称所有人产生混淆误认,从而挤占了知名电影特有名称所有人基于该电影名称而享有的市场优势地位和交易机会,并进一步提出相关权益可以根据知名度及实际的利益要素影响范围进行保护[23]。此观点后续逐渐成为法院裁判同类案件的主流观点。


(三)平稳阶段:2017年末至今


2017年3月,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(简称“《商标授权确权司法解释》”)生效,第二十二条第二款规定“对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持”。此裁判标准强调三个要件,一是相关作品应在著作权保护期限内,二是权利人主张的相关名称需具有较高知名度,三是将相关名称作为商标使用容易导致相关公众的混淆误认。至此,前述长达六七年的针对“商品化权”的探索争议终于告一段落,人民法院对这一问题的判断进入平稳期,越来越多的国内影视行业权利人也加入了对自身“在先权利”的保护行列。在此阶段内,人民法院在绝大多数判决书中均直接适用《商标授权确权司法解释》作出判决。


但是,“平稳”中也蕴含着“突破”的趋势。主要在于,《商标授权确权司法解释》中仅明确列举了“作品名称、作品中的角色名称”,但伴随着影视泛娱乐行业对于作品元素的衍生开发日益多元化的发展趋势,仅就作品名称、角色名称进行商业开发已经不能满足从业者的开发和保护需要,就此问题,《商标授权确权司法解释》以“等”字为业界的权利保护需求留出了保护空间。针对作品中不同于作品名称、角色名称的其他元素的保护方式,在北京市高级人民法院于2019年1月作出的“笑傲江湖”案二审判决中,提出需要考虑是否损害了《反不正当竞争法》在制止不正当竞争行为过程中所产生的反射利益[24]。此判决也被业内称为商品化权进入2.0时代。相信随着影视泛娱乐行业对于作品元素开发价值的深入挖掘,此种“反射利益”在司法裁判维度也会得到进一步界定。




注释
[1]赵兰英:《“三毛”著作形象侵权案风波》,载《记者观察》1997年第11期,第23-25页。
[2]杨素娟、杜颖:《商品化权议》,载《河北法学》1998年第1期,第74-77页。
[3]详见(2006)高行终字第380号等系列案件判决书。
[4]详见(2009)高行终字第515号、516号判决书。
[5]详见(2011)高行终字第669号、670号,(2010)一中知行初字第422号-426号判决书。
[6]详见(2010)高行终字第1237号判决书。
[7]如袁锋、施云雯:《从“邦德007BOND”案谈虚拟角色名称的商标保护》,载《中华商标》2013年第10期,第42-46页。
[8]周丽婷:《文学艺术作品中的角色名称在商标注册审查程序中的保护——姚蕻诉商标评审委员会、第三人华纳公司商标异议复审行政纠纷案评析》,载《中国专利与商标》2012年第1期,第67-71页。
[9]Heijo E Ruijsenaars. "The WIPO Report on Character Merchandising", International Review oF Industrial Property (IIC),1994 Vol 25 No.4 p.532-542.
[10]梅慎实:《“角色”的权利归属及其商品化权之保护——兼论“济公活佛”角色的权利归属之争》,载《法学》1989年第5期,第31-33页。
[11]郑成思:《商品化权刍议》,载《中华商标》1996年第2期,第4-6页。
[12]参见杨素娟、杜颖文,第74页。
[13]详见(2014)一中行(知)初字第8924号判决书。
[14]详见(2015)高行(知)终字第1969号等系列判决书。
[15]详见(2014)一中知行初字第4258号等系列判决书。
[16]袁博:《我国商品化权的现状与司法应对——以“功夫熊猫案”为切入点》,载《中国案例法评论》2016年第2期,第90-104页。
[17]京平小组:《商标评审案件中的“商品化权”问题》,载《中华商标》2016年09期,第18-22页。
[18]冯颢宁:《商品化权“新型知识产权说”之证伪——基于权益区分理论的解构》,载《电子知识产权》2016年第5期,第48-56页。
[19]详见(2015)京知行初字第6360号、6361号判决书。
[20]详见(2011)高行终字第374号判决书。
[21]参见周丽婷文,第70页。
[22]王文英:《商品化权之反不正当竞争法保护》,载《行政与法》2003年第7期,第83-85页。
[23]详见(2016)京行终3808号判决书。
[24]详见(2018)京行终6240号判决书。





   (未完接下篇)