知产力专栏丨公司接受出资人以知识产权使用权出资面临的法律问题及风险防范对策（上）

（一）知识产权使用权出资的合法性分析

以知识产权使用权作为出资形式，实际上是知识产权权利人保留了知识产权最终处置权，而将该知识产权中的一部分权利在一定期限和范围授权给接受出资的公司使用。^[1]仅仅以知识产权使用权出资不同于知识产权权利专有权出资，出资人以知识产权专有权出资需将该知识产权的全部权利均转移至受资公司。

关于知识产权出资，《公司法》第二十七条^[2]和《公司登记管理条例》第十四条^[3]明确规定了知识产权出资入股的合法性，对于可用于出资的知识产权等非货币资产规定了原则性要求，即（1）该资产可评估作价，（2）该资产可依法转让，（3）法律、行政法规未禁止该资产用作出资。但是，上述规定并没有细化到具体可否以知识产权使用权出资。曾经出台的《关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定》则明确了知识产权出资入股范围、形式可以约定^[4]，也就是说可以约定为知识产权专用权出资或知识产权使用权出资，上述规定可以作为行政法层面上知识产权使用权出资的合法性依据。同时，民法中法无明文规定禁止即合法，既然对知识产权使用权出资没有禁止性规定，那么也可以将其理解为合法。^[5]

虽然在国家立法层面并没有对知识产权使用权出资作出明确规定，但是部分地区实践就该问题进行了明确。例如，《浙江省人民政府办公厅转发省工商局关于进一步发挥工商行政管理职能支持企业改革和发展若干意见的通知》第二十条规定，“支持企业和个人以经评估的商标权等知识产权出资兴办各类企业。驰名商标、浙江省著名商标持有企业可多次以商标使用权出资参股申办企业。”上海市工商局于2011年出台的《关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》规定，“扩大知识产权出资范围，开展专利使用权、域名权等新类型知识产权出资试点工作。”

但是，某些地区却也出台了禁止规范，或在实务操作中禁止部分知识产权使用权出资。1998年，深圳市人民政府令第78号《深圳经济特区技术成果入股管理办法》第4条明确规定禁止专利使用权出资。司法实践中也存在以知识产权使用权出资失败的情况。^[6]

（二）知识产权使用权出资的可出资性分析

知识产权使用权从法理上符合出资形式的要求：

从权利本质上来讲，知识产权作为一种无形财产，知识产权发挥其价值最关键的核心就在于“使用”权利，知识产权只有经过使用才能发挥经济增值功能。知识产权被许可人在依据法律规定并且得到知识产权权利人授权情况下行使权利，是可以相对独立于权利人的支配。因此知识产权具有独立性，可进行分割和转让。

从目前技术规范来讲，中国资产评估协会印发的《专利资产评估指导意见》（中评协〔2017〕49号）^[7]、《商标资产评估指导意见》（中评协〔2017〕51号）^[8]均明确规定，对于专利、商标等知识产权的评估是包括使用权。通常，我们理解知识产权具有占有、使用、收益、处分四项权能，其每项权能均是有价值且可以评估作价的，因此完全可以通过专业的评估技术在考量知识产权权利种类、范围和期限等因素后将知识产权使用权的价值进行量化。

（一）知识产权使用权出资主体问题：知识产权被许可人可否作为出资主体

知识产权被许可人可否以其享有的使用权再向公司出资是一个理论界存在争议的问题。从广义上讲，知识产权使用权出资不仅指知识产权权利人自己以使用权出资入股，还包括被许可使用人以其获得的专有使用权出资入股。如嘉兴市佳惠畜禽食品有限公司诉嘉兴市华经科工贸有限公司股东出资纠纷案中，华经公司与佳惠公司订立的合作协议约定：华经公司投入的专利技术系华经公司从专利权人刘振铭处取得的专利使用权^[9]。

但是，受资公司允许被许可人以其享有的使用权出资，存在一定法律风险。

1、被许可人的权利附属性增大了受资公司的经营风险

若被许可人以其享有的使用权出资，须以取得知识产权权利人授权分许可及该许可范围具有可作为出资的经济价值为前提。具体来讲，如果在被许可人与知识产权权利人的主许可合同中，知识产权权利人未授权被许可人可以再向他人实施分许可，或者被许可人确实通过主许可合同获得了分许可的权利，但是主许可合同对使用权的使用期限、地域及许可类型进行了严格限制，被许可人客观上无法进行分许可，也就无法将其用于出资。因此，被许可人获得分许可授权是以其享有的使用权出资的前提，如果该前提没有经过准确查验，受资公司可能面临注册资本不到位甚至侵害他人权利的风险。

以专利权为例，依据《专利法实施细则》，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内办理备案手续。由该规定可看出，登记备案并非许可合同的生效要件，所以实践中会有专利许可真实存在但并未完成备案的情形，受资公司无法通过官方渠道查验，仅能通过查验被许可人与专利权人签订的主许可合同，或与专利权人联系确认，但这很难确保被许可人的分许可权利的有效性^[10]。

2、被许可人不能保证出资的知识产权始终合法有效

被许可人的使用权来源于知识产权权利人的授权，具有从属性。比如，专利权因未按期缴纳专利年费、被宣告无效等各种原因而失去效力，专利使用权也将不复存在。但是，由于出资协议的双方当事人为被许可人和受资公司，基于合同的相对性，知识产权权利人与受资公司之间不存在权利义务关系。知识产权权利人对受资公司不承担维持知识产权有效性的义务。

因此，若受资公司同意接受被许可人作为出资人以知识产权使用权出资，则需注意尽量减少法律风险。

（二）知识产权使用权出资形式和具体出资范围

在确定知识产权使用权能够出资之后，需要对知识产权使用权出资形式和具体出资范围进行合理界定，因为对于受资公司而言，并非所有知识产权许可形式或者该使用权适合作为出资形式。

1、知识产权使用权出资采取何种使用许可方式

对于知识产权来说，其非物质性、无形性决定了不发生有形的占有，知识产权使用占有的程度取决于使用许可的形式^[11]。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条[12]和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条^[13]，明确了专利使用许可和商标使用许可分为独占使用许可、排他使用许可和普通使用许可。《著作权法》虽未有相关规定，但第二十四条规定了著作权许可使用的权利可以包括专有使用权或者非专有使用权，《著作权法实施条例》又规定，《著作权法》第二十四条规定的专有使用权的内容由合同约定。因此合同双方可以在合同中约定独占使用许可、排他使用许可^[14]、普通使用许可^[15]或其他使用许可方式。

从法律规定以及知识产权可出资性来讲，以何种形式进行知识产权许可并不当然阻碍其成为出资，但是不同的许可形式，会对该知识产权的评估经济价值以及占有使用程度产生极大影响。

针对排他使用许可方式，从排他使用许可本质来讲，排他许可使用方式是权利人在约定许可实施范围内，将该知识产权仅许可一个使用人实施，但权利人本身依约定可以自行实施该知识产权。在知识产权权利人作为出资人时，知识产权权利人不能再与他人签订许可使用合同，但权利人自身还可以继续使用该知识产权。这种情况可能与公司法规定的竞业禁止、同业竞争相冲突。为了有效保护公司及其股东的利益，《公司法》第一百四十七条及第一百四十八条规定了公司董事等高级管理人员对公司负有忠实义务和法定竞业禁止义务，以寻求董事与公司之间的利益平衡。由此，知识产权规则与公司法规则发生了一定冲突。若知识产权权利人作为出资人以排他许可使用权出资并担任受资公司的董事、高级管理人员，受资公司在实际上却获得了与独占许可使用权出资等同的效力^[16]。受制于公司法竞业禁止，需适当平衡以排他使用权出资的价值评估。

针对普通使用许可方式，从普通使用许可本质来讲，知识产权权利人可以在任何时间允许任何他人使用该知识产权，因此会出现多人同时使用该知识产权的情况，甚至使用主体将持续增加。在这种情况下，受资公司对于该等使用权的实际控制力度较低，而且随着后续许可越来越多其他第三人使用该知识产权，也会使得该知识产权的价值因第三人的使用而降低，这也与公司法上的资本维持及不变原则存在一定矛盾。^[17]在司法实践中，部分地区也颁布规定仅允许以独占许可和排他许可使用形式出资，如《青岛市商标出资办法》第三条就规定商标使用权出资仅限于独占和排他两种许可使用形式。

综上，建议受资公司尽量接受出资人以本身享有或者授权享有的独占许可使用权出资，若在特定情况下拟接受排他许可使用权或普通许可使用权出资时，需尽量在接受出资过程中避免上述风险。

2、并非所有的知识产权使用权都适合作为出资方式

法理上讲，知识产权使用权可作为出资方式，但是并非所有知识产权使用权均被允许出资，也并非所有知识产权使用权都适合作为出资。为维护受资公司资本充实，经济价值不稳定或权属不稳定的知识产权使用权不适合作为出资方式。在部分地区实践中也就知识产权使用权出资范围作了明确规定。

就商标权而言，若商标不存在许可使用的可能，则不能被用于使用权出资入股。比如，地理标志证明商标用于标示商品来源地，主要由特定地区的自然或人文因素所决定，地理标志证明商标权利人自己不可以使用该标志，并且只要相关产品来源于该地区并符合其品质要求就可以使用该地理标志证明商标，因此地理标志证明商标不能用于使用权出资。^[18]部分地区主管机关认为，未注册商标因不享有受法律保护的专用权，很难确定权利范围，因此，不能用于商标使用权出资。《浦东新区商标出资办法》就规定，出资商标须为我国商标局核准的商品或服务上的注册商标。

就著作权而言，不同于其他股东出资的法定形式，著作权具有人身权和财产权的双重权利属性。从法理上讲，作为股东法定出资形式的著作权，只是针对著作财产权，著作人身权是不能作为出资形式的。

就专利权而言，有学者主张：发明、实用新型、外观设计专利权均可出资^[19]，实务中也有实用新型专利权人^[20]、外观设计专利权人^[21]出资的。但也有学者建议只限于发明专利权可出资，实用新型、外观设计专利权不宜出资。原因在于，我国在专利授权阶段，对发明专利实行实质性审查原则，即对发明专利的授权要依照专利法规定的授权条件进行严格审查；而对实用新型、外观设计专利实行形式审查原则，不进行全面的实质审查，即实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书。由此导致实用新型、外观设计专利的稳定性较弱。所以，即使出资方保证其实用新型、外观设计专利权合法、有效，也不能排除第三方请求宣告该专利权无效，并最终被宣告无效的情况发生。^[22]由此，与公司法资本制度要求的资本确定原则存在一定矛盾。比如郑某等诉陈某股东出资纠纷案中^[23]，出资人拟用于出资的实用新型专利权被宣告无效，无法再以此出资。因此，建议受资公司在接受投资时，需谨慎考虑是否接受实用新型、外观设计专利权出资。

（三）知识产权使用权权属存在瑕疵或争议

用作出资的知识产权使用权权属应该是无争议的，因为知识产权使用权的附属性，无争议指知识产权本身和使用权许可均无争议。

1、无效或权属不明确的知识产权使用权不宜用于出资

知识产权本身已无效、被撤销或到期终止，此等知识产权使用权不应用于出资。另外，存在争议的知识产权使用权不宜作为出资，即是否存在第三人基于各种原因正在请求宣告该知识产权无效、指控知识产权权利人侵犯其在先权利、请求确认该项知识产权权属等情况。若受资公司接受上述权属争议的知识产权作为出资，不但影响受资公司资本稳定性和其他股东的利益，受资公司还要耗时耗力去处理这些法律争议。

另外，知识产权被许可人以其享有的使用权出资需有知识产权权利人明确授权内容，即授权其可实施分许可且授权期限、地域、范围不影响其作为出资形式。若未取得知识产权权利人授权，或者被许可人确实通过主许可合同获得授权，但是使用权期限已过期，或者使用地域非受资公司业务区域，则该等使用权不得用于出资。

2、权利受到限制的知识产权不宜用于使用权出资

如果知识产权已被质押，一旦该知识产权权利人无法清偿债务，债权人有权以该知识产权折价或者以拍卖、变卖该知识产权的价款优先受偿。因此，建议受资公司应调查清楚是否存在知识产权质押的情况。权利受到限制的知识产权不宜用于使用权出资。1988年的《中外合资经营企业合营各方出资的若干规定》第二条第二款规定，以工业产权作价出资，出资者需提供有效证明来证明其所有权和处置权，该规定虽已失效，但仍然值得借鉴。

（四）知识产权使用权价值评估

基于资本确定原则，出资人在出资时以确定的资产出资以明确其持股数量、比例并以此标准确定出资履行义务。如前所述，知识产权为无形资产，需经评估确定其价值。

在知识产权使用权评估过程中，最大的难题为如何恰当、公允地评估该价值，以便出资人与受资公司对此价值都认可。同时，正如《资产评估准则—无形资产》第十八条规定，“注册资产评估师执行无形资产评估业务，应当关注评估对象的产权因素、获利能力、成本因素、市场因素、有效期限、法律保护、风险因素等相关因素。”因此，上述我们探讨的法律风险问题将直接影响评估价值的高低，如权利类型、出资主体、许可方式、使用权期限等复杂因素。除知识产权本身特点外，从中国现行评估制度来讲，目前并未建立统一明确的知识产权评估标准，不同评估机构使用不同评估技术可能对于同一知识产权得出差距巨大的评估结果。^[24]

（五）知识产权使用权的交付方式

相比货币出资交付形式，知识产权出资面临着法律交付和事实交付可能不同步的问题。若各方对如何完成“交付义务”未作明确约定，可能导致出资未及时到位或者受资公司无法及时使用该等知识产权的问题。

1、法律交付

按照《公司法》规定 “依法转让”财产权并办理转移手续，出资人与受资公司签署出资协议，即完成法律交付。在法律交付完毕后，为对抗善意第三人，需按照法律规定就相关知识产权许可使用办理备案登记。

2、事实交付

出资人对于知识产权使用权进行实际交付、使得受资公司处于随时可使用该知识产权的状态，即完成事实交付。对于受资公司而言，何时使用、如何有效充分使用该知识产权系其创造经济价值的前提。出资人履行出资义务，包括实际完成事实交付。对于某些专业性、技术性强的专有技术或专利技术，被许可人在仅获得相关技术材料的情况下，并不能直接实施，出资人应提供相关指导和培训，使受资公司完全掌握、事实上可实施相关技术，此时出资人的出资义务才履行完毕。^[25]否则，存在出资未及时到位的法律风险。