知产力专栏丨公司接受出资人以知识产权使用权出资面临的法律问题及风险防范对策（下）

（一）了解当地政策规定，提前和当地市场监督管理部门确认

虽然从法理上来看，知识产权使用权具备可出资性，但是由于缺乏明确的法律依据和具体的操作规则，对于可否以知识产权使用权出资、哪些知识产权使用权可以作为出资、可以以何种许可方式的使用权出资，各地市场监督管理部门的态度各不相同。正如上文所述，部分地区允许以知识产权使用权出资，部分地区不允许。即使是允许以知识产权使用权出资的地区，对于普通许可、排他许可、独占许可是否均可以作为出资形式也存在不同规定。

因此，为确保股东出资的顺利开展，建议受资公司提前就当地是否允许以知识产权使用权出资，允许以何种许可方式的使用权出资等问题与市场监督管理部门确认。

（二）充分考量以知识产权使用权出资的主体、客体范围、许可方式

正如上文讨论的法律问题，就拟出资主体和客体范围、许可方式在不同情况下可能存在一定风险，因此受资公司在考虑接受出资人以知识产权使用权出资时，需至少考虑以下两个问题：

1、是否接受知识产权被许可人作为出资人

在此种情况下，受资公司应重点审查并准确查验出资人是否具有分许可的权利，且该使用权期限、地域等限制是否可以使其成为出资方式。相较而言，建议受资公司尽量选择知识产权权利人自身以使用权进行出资。

2、是否接受普通许可方式和排他许可方式作为出资

如前所述，双方可以通过前期协商选择双方都可接受的许可方式。相较而言，建议受资公司选择接受出资人以独占许可方式出资，可以最大限度的避免上述风险。

（三）受资公司需对股东拟出资的知识产权进行详尽完整的尽职调查

在初步沟通出资方式以及咨询当地市场监督管理部门后，为防范拟用于出资的知识产权使用权的法律风险，需对该知识产权本身及使用权进行充分、完备的尽职调查。

对于知识产权使用权的尽职调查，建议受资公司着重关注以下要点：

1、知识产权权属是否清晰、是否存在权利瑕疵或限制

针对知识产权权利人以使用权出资，需就其是否合法享有该等知识产权，是否存在其他任何第三方主张该知识产权权利，该等知识产权是否会被冻结或质押，是否已许可其他第三方使用等情况进行调查。

针对知识产权被许可人以其享有的使用权出资，除对知识产权本身的上述问题进行尽调外，还需确认是否有知识产权权利人明确授权，即授权其可实施分许可且授权期限、地域、范围不影响其作为出资形式。

2、该等知识产权是否已完成备案手续

针对拟出资人为知识产权被许可人的情况，若该等知识产权实施许可需备案许可合同，通过要求拟出资人提供备案文件或检索相关知识产权官网，可确认该等知识产权是否已完成备案。若尚未完成备案，受资公司可要求出资人先就主许可合同进行备案以对抗善意第三人，同时进一步审查并要求出资人承诺无善意第三人就主许可合同提出异议。

3、知识产权尽职调查资料真实性、完整性

同时，为避免因拟出资人未能如实提供尽职调查资料或者未能积极配合尽职调查，影响受资公司客观、充分获取该等知识产权的信息，可要求拟出资人在出资协议（或单独出具保证函）中承诺若发生上述问题，拟出资人应当向受资公司和股东承担赔偿责任。

（四）各方共同委托有资质的评估机构进行评估

正如上文所述，知识产权使用权评估价值直接决定了出资人在受资公司的持有股权比例及股东权利，而对于受资公司原有股东来讲，新出资人出资价值大小也将影响原股东股权稀释程度，因此各方对于如何取得该知识产权使用权公允、合适的价值都非常关注。因此，为获取各方对于最终评估结果的认可，建议出资人、受资公司及原股东共同选择评估机构进行委托、签署委托协议。

至于评估机构的资质问题，建议选择符合评估行业资质、具有一定市场信誉的评估机构评估。另外，若受资公司拟计划日后上市，建议在受资公司融资过程中对于涉及资产评估的事项选择拥有证券、期货等从业资格的评估机构，以便利于审查机关对于评估结果的认可。

（五）签署严谨的出资协议和许可使用协议、保证函等出资文件^[26]

在完成上述尽职调查、确认知识产权评估价值后，各方进一步签署出资文件，从受资公司角度而言，聘请专业人员起草有利于保护受资公司权益的文件是十分重要的。各方在签署出资文件时应当注意以下事项：

1、明确约定出资主体、使用权许可方式、使用权具体期限及范围、使用权交付形式等内容

各方在项目启动前期已就出资主体、使用权许可方式进行沟通，上述内容需明确在协议中约定，尤其是使用权许可方式。各方需明确约定独占许可方式、排他许可方式、普通许可方式或其他方式，需防范仅仅约定“允许使用相关权利”等笼统说法，否则可能会被认定为约定普通许可方式。比如，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》明确规定“当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定受让人可以再许可他人实施专利的，认定该再许可为普通实施许可，但当事人另有约定的除外。”

各方在协议中需明确约定使用许可的期限及范围，这将直接影响受资公司使用该等知识产权的实际效果。针对知识产权权利人作为出资人而言，需明确受资公司可使用该知识产权的期限、地域，受资公司也需就此问题考虑是否可以充分利用知识产权为其创造更多价值。针对知识产权许可人作为出资人而言，受资公司除关注上述问题外，必须关注出资人在主合同中许可使用的权利范围和期限。

各方在协议中需明确约定该等知识产权使用权具体交付形式，约定出资人在法律交付和事实交付均完成的情况下才完成其出资义务，并约定相应违约责任。

2、约定出资人对出资知识产权使用权有效性、权属无争议等问题作出承诺

（1）约定出资人在许可使用期间内持续持有该知识产权并保证权属有效

出资人应当保证在法律允许的范围内持续持有该等知识产权并保证有效，或者至少应当在出资期限内持有，以保证受资公司可按照协议约定使用该知识产权。

针对知识产权权利人作为出资人的情况，受资公司可要求知识产权权利人在出资期限内应保持该等知识产权有效（比如，需按期缴纳费用等），约定在出资期限内不得转让该等知识产权，在以独占许可和排他许可出资情况下也不得再行以其他任何方式允许任何第三方使用，在普通许可的情况下，各方可协商约定限制未来许可人的数量。针对知识产权许可人作为出资人的情况，出资人应当保障严格遵守主许可合同的约定，保证出资人持续有效地持有该知识产权使用权。受资公司可就上述情况对出资人设置严格的违约责任，以此保证出资知识产权持续有效。

（2）约定知识产权使用权存在争议、瑕疵或无效时需承担补足和赔偿责任

在出资人用于出资的知识产权使用权无效时，或者上述权利存在负担、限制，再或者存在第三方对上述权利主张权利且导致出资人不再拥有上述权利，则出资人承诺以符合法律规定的其他出资形式补足或者进行出资置换，并就出现上述问题导致受资公司或者股东受到的损失进行赔偿。

3、基于知识产权使用而衍生的新知识产权权利归属

受资公司和出资人可经协议约定，基于知识产权使用而衍生的新技术成果所有权及使用权归属于受资公司，前提是符合法律规定。另外，若知识产权被许可人作为出资人时，还应审查上述约定是否与主许可合同相冲突。

4、知识产权侵权的维权问题

知识产权侵权风险是使用知识产权过程中最常见的法律风险。受资公司在未来使用该知识产权过程中，需格外注意发生侵权时的应对方式。协议中需约定在出现知识产权侵权时，谁可以就侵权行为实施维权程序。

针对知识产权权利人作为出资人的情况，受资公司与出资人可直接约定由权利人或使用权人提起法律诉讼，在一方不作为的情况下，另外一方是否有权代为提起诉讼。针对知识产权许可人作为出资人时，受资公司首先应知晓出资人签署的主许可合同中是否赋予出资人维权权利，且受资公司和出资人仅能在出资人授权维权范围内进行维权。

（六）完善备案手续

对于涉及专利许可使用权的和商标使用许可权的，需严格按照法律规定在规定期限内完成备案。虽然备案登记并非许可使用协议的生效条件，但针对日后善意第三人主张权利的情况，按照规定完成许可合同备案，受资公司使用该知识产权可对抗善意第三人，使得受资公司行使权利时可获取相对充分的保护。

在如今技术飞速发展的社会，知识产权经济价值愈加明显，如何通过利用知识产权获取更长足的发展，也是现代企业思考的重要主题。正如上文提及，知识产权最核心价值权利的“使用”，在于将其投入生产并创造经济价值。公司可以接受出资人以知识产权使用权出资，即可以用较低的价格实现使用知识产权的经济目的。但是，在接受以知识产权使用权出资时，受资公司应充分认识到交易中的法律风险，并采取谨慎的防范措施，方能保证自身权益并利用取得的知识产权创造更大经济价值。