【韬安荐案】从“米兔”商标侵权案看商标反向混淆认定标准

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韬安荐案语

近年来，在商标侵权类案件中，除了传统的正向混淆案件外，商标反向混淆的案件也层出不穷。笔者以“蓝色风暴”①案二审判决时间（2007年12月15日）为基础，以“商标”“反向混淆”为关键词，在Alpha法律数据库上检索了“蓝色风暴”案之前15年与之后15年的裁判案例。关键词检索结果显示案件数量差距显著，分别为7件与190件，可见近年来涉及商标反向混淆问题的纠纷呈直线上升趋势。但由于我国法律尚未对反向混淆加以明确规定，学界理论与司法实践也尚未形成统一共识，商标反向混淆的认定标准一直是近年来商标侵权实践中争议较大的问题。

① 该案中我国法院首次承认了商标反向混淆的概念，详见（2007）浙民三终字第74号民事判决书。

本期韬安荐案选取汇森公司诉小米科技公司、小米通讯公司商标侵权一案，本案二审法院结合我国商标制度以及反向混淆的本质，认为反向混淆本质上是使注册商标与其核定使用的商品不能建立起应有的联系，是对注册商标专用权的实质性损害，为商标反向混淆的司法实践提供了指引，具有典型意义。

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焦点关注

在汇森公司诉小米科技公司、小米通讯公司商标侵权一案中，深圳中院一审认定小米科技公司、小米通讯公司的“米兔”商标构成对汇森公司“咪兔”商标的反向混淆，但是广东高院二审依法改判为不构成商标反向混淆。二审法院指出，一审法院在认定前后商标并不产生混淆可能性的情况下，将汇森公司在核定使用商品范围外将来可能使用注册商标进行市场拓展这一不具确定性的事实作为判断反向混淆的重要考量因素，无异于在注册商标核定使用商品范围外为汇森公司另行预留专用权空间，此与反向混淆侵权本质相悖。

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案件回放

上诉人（原审原告）：深圳市汇森玩具有限公司（以下称“汇森公司”）

上诉人（原审被告）：小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司（以下统称“小米公司”）

案由：侵害商标权纠纷

判决结果：

一审判决②

1、小米公司立即停止侵犯汇森公司第6973601号、第20668294号“咪兔”商标专用权，立即停止在被诉侵权商品及其包装上、销售网页中使用“米兔”标识，停止生产、销售并销毁标注“米兔”标识的商品。

2、小米公司于判决生效后十日内赔偿汇森公司经济损失100万元。

3、小米公司于判决生效后十日内支付汇森公司合理维权开支10万元。

4、驳回汇森公司的其他诉讼请求。

② 一审法院：广东省深圳市中级人民法院，（2020）粤03民初 6444号民事判决书。

二审判决③

一、撤销一审判决。

二、驳回汇森公司的全部诉讼请求。

③ 二审法院：广东省高级人民法院，（2022）粤民终433号民事判决书。

基本案情

汇森公司成立于2003年，旗下有咪兔、METOO等自主品牌，并在第28类自动和投币启动的游戏机、游戏用小球、毽子、玩具娃娃、长毛绒玩具、智能玩具、纸牌、羽毛球、羽毛球拍、吊绳商品上拥有第6973601号、第20668294号“咪兔”商标专用权。

（图片来源于网络）

一审法院认为：

综合“咪兔”商标与“米兔”系列商标的显著性与知名度、核定使用商品的类似程度、商标标识的近似程度、市场混淆的证据、涉嫌侵权人使用被诉商标的意图等要素综合分析，小米公司使用“米兔”商标行为不会使相关消费者混淆误认“米兔”商品来源于汇森公司，小米公司在本案中使用的被诉侵权商标“米兔”不会与汇森公司权利商标“咪兔”产生混淆可能性。

商标法意义上的混淆包括正向混淆与反向混淆，……，汇森公司注册涉案商标在先，不存在刻意接近小米公司商标，主动寻求混淆的故意，汇森公司在经营过程中通过真实、善意、正当地使用注册商标，积累企业商誉的行为应得到肯定，涉案权利商标使用商品的市场拓展可能性较大。在存在权利商标使用商品的市场拓展可能性的情况下，本案应考虑反向混淆可能性的问题。

认定反向混淆，首先应考虑本案中在后使用的被诉侵权“米兔”标识的市场地位是否强于在先使用的“咪兔”商标，相关消费者看到二商标后是否会产生汇森公司的“咪兔”产品可能来源于小米公司，或者汇森公司与被告之间存在许可、赞助等某种合作关系的消费者误认的市场混淆行为。本案中，小米公司凭借强大的经济实力和市场占有程度已经使得相关消费者对“米兔”标识具有极高的识别性，在市场上进行了大量的宣传，“米兔”标识知名度远远高于汇森公司的“咪兔”商标，被告的经营规模和宣传力度是汇森公司所不及的。

其次，在商标反向混淆认定中，还要关注被告商标的强度，在相关消费者的认识中汇森公司的商标能否被被告的商标吸收。本案中，“咪兔”商标强度与“米兔”标识相比，在识别商品来源的功能上较弱，容易被相关消费者误认为是“米兔”商标权人小米公司的小米生态链企业的关联标识，其积累的商标商誉易于被“米兔”商标所吸收。

再次，由于商标反向混淆保护的是汇森公司商标的独立地位和身份，为其将来拓展市场留出空间，故在判断是否构成反向混淆时必须重点考虑被告涉案行为是否会妨碍汇森公司涉案商标核定使用范围的产品市场拓展。本案中，汇森公司进行玩具市场拓展的可能性较大，被告“米兔”商标标识与汇森公司“咪兔”商标标识为近似商标标识，被告“米兔”商标涉案使用的积木类玩具、智能故事机、遥控小飞机商品与汇森公司“咪兔”商标所核定使用的玩具类别商品为类似商品，小米公司在玩具类别上使用“米兔”商标会妨碍汇森公司在玩具产品市场的商业推广。

综合前述情形，汇森公司“咪兔”商标的知名度弱于被诉商标“米兔”，小米公司对被诉侵权“米兔”标识进行大量宣传和使用，有可能会割裂“咪兔”商标标识与其注册商标权利人汇森公司之间的联系。因此被诉侵权“米兔”标识对汇森公司“咪兔”商标构成反向混淆。

二审法院认为：

首先，本案被诉8款积木类商品、遥控小飞机与涉案注册商标核定使用的商品属于类似商品。……经比对，被诉标识与涉案商标不构成相同商标。

其次，被诉侵权的8款积木类玩具、1款遥控小飞机玩具与涉案商标核定使用的长毛绒玩具、玩具娃娃、智能玩具虽均属于玩具类别，但类似程度较低，结合涉案商标与被诉标识各自的实际使用情况、知名度情况、证据显示的网店消费者评价以及涉案《儿童用品消费者认知情况调研报告》等进行综合分析，以相关公众的一般注意力进行判断，被诉标识与涉案商标难以构成混淆性近似，即相关公众不会对小米公司使用“米兔”标识的被诉商品的来源产生误认或认为其来源与汇森公司注册商标的商品有特定的联系，也不会误认汇森公司使用“咪兔”注册商标的商品来源于小米公司或与其存在特定联系。

需要特别指出的是，注册商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限，而禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标的禁用权强度与注册商标本身的显著性、知名度成正比例关系。反向混淆本质上是使注册商标与其核定使用的商品不能建立起应有的联系，是对注册商标专用权的实质性损害。一审法院在认定“小米公司在本案中使用的被诉侵权商标‘米兔’不会与汇森公司权利商标‘咪兔’产生混淆可能性”的情况下，将汇森公司在核定使用商品范围外将来可能使用注册商标进行市场拓展这一不具确定性的事实作为判断反向混淆的重要考量因素，无异于在注册商标核定使用商品范围外为汇森公司另行预留专用权空间，此与反相混淆侵权本质相悖。

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本案一审、二审判决的差异在于法院对构成商标反向混淆的考量标准不同。商标法意义上的混淆包括正向混淆与反向混淆。正向混淆是指在后被诉标识的使用使得相关公众误认为该标识使用人的商品或服务来源于在先商标权人，将使用被诉侵权标识的商品误认为商标权人的商品或者与商标权人有某种联系。反向混淆则是由于在后被诉标识的使用，使得相关公众可能会误以为在先商标权人的商品或服务来源于在后被诉标识的使用者，或两者间存在某种特定的联系，将商标权人的商品误认为被诉侵权人的商品或者误认为商标权人与被诉侵权人有某种联系，进而实质性妨碍该注册商标发挥识别作用。

一、商标反向混淆理论的来源

关于反向混淆理论，各国成文法并未做出明确规定，但司法实践中早有关于反向混淆的概念。早在1918年，美国著名法官霍姆斯在International News Service v. Associated Press案④中便提出了商标假冒中存在反向混淆的情形。但1968年美国第七巡回法院在Westward Coach Mfg. Co. v. Ford Motor Co.⑤一案中并不接受反向混淆的概念。直到1977年的“Big Foot”案⑥，美国法院才正式接纳了反向混淆。该案中，原告“Big O”与被告“固特异”都生产和销售轮胎，原告销售时间早于被告，二者均将“Big Foot”的商标使用在各自的轮胎上。有证据证明，公众在看过固特异公司的广告片后误以为原告的轮胎亦来源于固特异公司，故被告构成反向混淆。美国《兰哈姆法》以混淆可能性作为商标侵权认定的标准，而法院对于反向混淆的认定，同样也是以混淆可能性作为最终判断要件。1983，美国第二巡回法院在Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.案⑦中归纳出判断反向混淆的八大要素，分别为标识的强度、双方标识的相似程度、产品的近似程度、在先权利人扩张产品种类与地域范围以弥补差距的可能性、实际混淆、被告确定标识时的善意程度、被告产品的质量、消费者的注意力程度，对后续司法实践影响重大。

④ International News Service v. Associated Press, 248 U.S.215, 247(1918).

⑤ Westward Coach Mfg. Co. v. Ford Motor Co.，388 F. 2d 627, 631(7th Cir. 1968).

⑥ Big foot O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co. , 561 F. 2d 1365(10th Cir. 1977).

⑦ Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820 (1961).

二、我国商标反向混淆理论的发展

“蓝色风暴”⑧一案中，我国法院首次以商标反向混淆为依据，判定被告侵害原告商标权。判决一经公开便引发了实务界及学界对商标反向混淆的广泛争论。许多学者结合美国司法实践与我国商标制度，认为我国商标制度应纳入反向混淆理论。学者杜颖认为判断商标反向混淆应考虑商标在后使用者的市场地位是否强于在先使用者、二者商标的强度、商标及商品之间的相似程度、商标在先所有人跨越产品之间距离的可能性、以及消费者是否发生了实际混淆等方面考虑，并结合原、被告双方的产品质量与价格、购买者的成熟程度判断。在后使用者是否存在恶意并非判断构成商标反向混淆的关键要素。⑨还有学者提出应从是否存在经营实力与商誉的优势主体（侵权人）对相对劣势主体（商标在先权利人）的商标侵权行为、侵权人与商标权人销售的商品存在“相关性”、侵权人对在先商标权人的商标侵权行为造成了“混淆可能”的损害事实等方面考虑，且侵权认定宜采用严格责任原则。⑩此后有关商标反向混淆的理论不断完善，另有学者提出认定构成商标反向混淆还应从双方之间是否存在竞争关系、在先使用者是否有意利用已有商标进入新市场、在后使用者选定拟使用的商标是否进行适当检索，是否存在疏忽⑪等特殊因素进行考量。

⑧ （2007）浙民三终字第74号民事判决书。

⑨ 杜颖：《商标反向混淆构成要件理论及其适用》，载《法学》2008年第10期。

⑩ 张玉敏、李杨：《商标反向混淆探微——由“蓝色风暴”商标侵权案引起的思考》，载《江西社会科学》2008年第5期。

⑪ 参见黄武双：《反向混淆理论与规则视角下的“非诚勿扰”案》，载《知识产权》，2016年第1期。

以上理论观点大体上仍以混淆可能性作为判断是否构成反向混淆的基础，且均认为在后商标的知名度、市场地位强于在先商标是构成商标反向混淆的必备条件，但是在具体因素的认定上仍未形成共识。也有学者认为反向混淆理论滥觞于美国，在中国法的语境下不应轻易适用，其不仅欠缺成熟的理论基础，而且违反知识产权法定原则，更难谓符合商标法创设商标权的目的。此外，反向混淆中“混淆”要件实际上难以成就，可能产生的反向混淆结果缺乏实证数据支持。商标反向混淆不仅对商标在先使用者无害，反而有利于商标在先使用者。⑫

⑫参见微信公众号文章《李扬：商标反向混淆理论的“七宗罪”》， https://mp.weixin.qq.com/s/WRuxWZcF5EknS5gVKQ3zLQ。

三、司法实践中对构成商标反向混淆因素的考量

关于商标反向混淆的认定，司法实践中也仍存在裁判标准不一、裁判逻辑各异等问题，但总体上法院对商标反向混淆的认定持积极态度。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条列举了判断容易导致混淆的考量因素，包括商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度。在我国商标反向混淆司法案例中，法院也多参考上述正向混淆的考量因素进行判断，现有认定标准大致包括以下几点：（1）被诉侵权人使用标识的行为构成商标性使用；（2）前后商标所核定使用的商品类别构成类似；（3）前后商标的商标标识构成近似；（4）在后商标的显著性强于在先商标；（5）商标使用人的主观意图；（6）消费者具有混淆的可能性以及混淆程度的证据；（7）在先商标权人的未来发展受限。

应当注意的是，美国商标采取使用取得制度，商标权基于商标使用取得，其权利范围的排他性并不局限在特定商品类型上，而是及于该商标实际使用所产生的商誉，因此，实践中即便双方商品类别并不类似，但是只要最终存在混淆的可能性，就可认定构成侵权。⑬而我国采取的是商标注册取得制度，注册商标专用权以核定注册的商标和核定使用的商品为限。禁止他人在相同或类似商品上使用相同或近似商标的禁用权强度与注册商标本身的显著性、知名度成正比例关系。商标反向混淆的认定仍应以我国商标注册取得制度为基础，商标法保护注册商标与其核定使用的商品之间的应有联系，而不能随意扩大注册商标的保护范围，将其扩展至核定使用商品范围之外。这也是“咪兔”商标反向混淆案中二审法院改判的逻辑，是对前述多种考量因素的进一步诠释。

⑬ 贺文奕：《商标反向混淆认定标准的构建 ——对美国司法实践的评析及借鉴》，载《科技与法律》。

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案例1：浙江蓝野酒业有限公司与杭州联华华商集团有限公司、上海百事可乐饮料有限公司商标侵权纠纷上诉案⑭

浙江省高级人民法院认为，判断百事可乐公司在本案中是否构成商标侵权，应考虑以下因素：

第一，百事可乐公司使用的“蓝色风暴”标识是否属于商标。考量一种标识是否属于商标，主要应审查该标识是否具有区别商品或服务来源的功能。……百事可乐公司通过其一系列的促销活动，已经使“蓝色风暴”标识事实上成为一种商标。

第二，百事可乐公司使用“蓝色风暴”标识的行为是否属于商标的使用行为。……本案中，百事可乐公司不仅将“蓝色风暴”商标用于宣传海报、货架、堆头等广告载体上，还在其生产的可乐产品的容器包装上直接标注“蓝色风暴”商标，百事可乐公司的上述行为，明显属于商标的使用行为。

第三，百事可乐公司使用的“蓝色风暴”商标与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”注册商标是否构成近似。……本案中，百事可乐公司通过一系列的宣传促销活动，已经使“蓝色风暴”商标具有很强的显著性，形成了良好的市场声誉，当蓝野酒业公司在自己的产品上使用自己合法注册的“蓝色风暴”商标时，消费者往往会将其与百事可乐公司产生联系，误认为蓝野酒业公司生产的“蓝色风暴”产品与百事可乐公司有关，使蓝野酒业公司与其注册的“蓝色风暴”商标的联系被割裂，“蓝色风暴”注册商标将失去其基本的识别功能，蓝野酒业公司寄予“蓝色风暴”商标谋求市场声誉，拓展企业发展空间，塑造良好企业品牌的价值将受到抑制，其受到的利益损失是明显的。故应当认定百事可乐公司使用的“蓝色风暴”商标与蓝野酒业公司的“蓝色风暴”注册商标构成近似。

第四，百事可乐公司使用“蓝色风暴”的商品是否与蓝野酒业公司核准使用的商品相同。……两者相对比，百事可乐公司使用“蓝色风暴”商标的“可乐”与蓝野酒业公司核定使用的商品“可乐”，构成商品相同。

此外，……，百事可乐公司在一审期间提供了大量证据证明其使用的“蓝色风暴”标识是一种自创的促销活动主题，没有侵犯蓝野酒业公司商标的故意。本院认为，依据我国商标法的规定，构成商标侵权并不要求侵权人主观上具有过错。当然，本院也注意到百事可乐公司在中国进行“蓝色风暴”促销宣传活动之前，并没有提供证据证明其进行了相应的中国注册商标检索的事实。

综上，……，百事可乐公司在其商品上使用“蓝色风暴”商标的行为，侵犯了蓝野酒业公司“蓝色风暴”注册商标专用权。

⑭ 一审法院：杭州市中级人民法院，（2005）杭民三初字第429号民事判决书；二审法院：浙江省高级人民法院，（2007）浙民三终字第74号民事判决书。

案例2：建发手袋工艺厂与迈克尔高司商贸公司侵害商标权纠纷再审案⑮

最高人民法院认为，判断迈可寇斯公司、迈克尔高司公司的被诉行为是否构成对建发厂涉案商标专用权的侵害应当考虑以下因素：

首先，涉案商标为m和k两个小写外文字母的简单组合，其显著性主要体现在字母的字体设计方面，……，经比对，被诉侵权标识“” “” “” “”“”的字体设计均与涉案商标“”不相同，特别是被诉侵权标识，在设计上呈现出与涉案商标区别较为明显的设计风格，故上述被诉侵权标识与涉案商标未构成相同商标。

其次，判断被诉侵权标识与注册商标是否构成近似商标，不仅要考察标识本身各构成要素的近似程度，而且还要考察是否会造成相关公众的混淆误认。在判断是否会造成相关公众混淆误认时，既要考虑被诉侵权标识的实际使用情况，还应结合注册商标的显著性和知名度予以评判，在判断反向混淆时亦应如此。本案中，第一，如前所述，涉案商标由两个小写外文字母构成，显著性较弱；而且，根据现有证据，虽然涉案商标于1999年即获准注册并投入使用，但其所使用的商品多用于出口，在中国境内的销量数量及影响十分有限，故无法证明经过建发厂对涉案商标的使用能够使涉案商标获得较强的显著性及知名度。第二，迈可寇斯公司在2008年即已将被诉侵权标识“”使用在箱包类商品的金属扣……经过迈可寇斯公司、迈克尔高司公司的长期大量使用，被诉侵权标识已经能够与“MICHAELK0RS”品牌形成对应关系，并获得了一定知名度。第三，……迈可寇斯公司、迈克尔高司公司主观上并无借用涉案商标商誉的意图。第四，从被诉侵权行为的表现形式看，被诉侵权标识通常与“MICHAELKORS”同时使用，客观上足以实现对商品来源的区分，不会导致相关公众误认被诉侵权产品来源于建发厂的后果。第五，涉案商标使用的商品主要销往中国境外，且商品价格较低；被诉侵权商品主要通过国内专卖店以及专柜的形式销售，价格较高，普通消费者在购买时通常会施以较高的注意力。故二者的消费群体区别度较大。综合上述因素，相关公众不易对被诉侵权标识与涉案商标及其相应商品的来源产生混淆或误认。

再有，根据现有证据，建发厂在2015年后即开始出现不规范使用涉案商标的情形，其在自身生产的商品上使用与被诉侵权标识相近似的标识，还于同年在第18类商品上申请注册“”及“”商标，可见建发厂自身也开始刻意接近、模仿被诉侵权标识，攀附被诉侵权标识的商誉，主动寻求市场混淆效果。

综上，二审判决认定迈可寇斯公司、迈克尔高司公司的行为不构成对建发厂涉案商标专用权的侵害，且未支持建发厂关于反向混淆的主张并无不当，建发厂的相应再审申请理由不能成立。

⑮ 一审法院：浙江省杭州市中级人民法院，驳回原告的所有诉讼请求，（2017）浙01民初27号民事判决书；二审法院：浙江省高级人民法院，维持原判，（2018）浙民终157号民事判决书；一审原告向最高法提起再审，最高法驳回再审申请，（2019）最高法民申6283号民事裁定书。

荐案人：邓尚锐

撰稿人：杨子仪